Одна заявка на торговельну марку, понад 130 країн: Як Мадридський протокол виводить ваш бренд на глобальний ринок

Ви продаєте гострий соус із назвою, яку клієнти запам'ятовують, і ваш магазин на Shopify щойно отримав перший оптовий запит із Лондона. Чудово — аж поки хтось не запитає, чи поширюється ваша торговельна марка на Велику Британію. Не поширюється. Права на торговельну марку зупиняються на кордоні: ваша реєстрація в США не дає вам жодних прав у Британії, Канаді, Європейському Союзі чи будь-де інде. А традиційне рішення — найняти юриста в кожній країні, подати заявку кожною мовою, сплатити кожен збір окремо — виглядає як бюджетний рядок для транснаціональної корпорації, а не для компанії з дванадцятьма працівниками.

Мадридський протокол існує саме для цієї прогалини. Це міжнародний договір, який адмініструє Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ), що дозволяє подати одну заявку, однією мовою, і запросити захист торговельної марки одразу в понад 130 країнах. Саудівська Аравія приєдналася до системи з сьогоднішнього дня, довівши членство до 117 членів, які охоплюють 133 країни — понад 80 відсотків світової торгівлі. Ось як працює ця система, скільки вона коштує, яка п'ятирічна умова є критичною для кожного заявника, і коли краще подавати заявку напряму.

Що таке Мадридський протокол насправді — і чим він не є​

Мадридський протокол (офіційно — Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків) — це система подання заявок, а не глобальна торговельна марка. Ця різниця важливіша за все інше в цій статті.

Що він робить: він централізує документообіг. Ви подаєте одну міжнародну заявку через своє національне відомство з торговельних марок — для американських бізнесів це Відомство з патентів і торговельних марок США (USPTO) — сплачуєте один набір зборів у швейцарських франках і зазначаєте країни-члени, де хочете отримати захист. ВОІВ перевіряє формальності, реєструє знак у Міжнародному реєстрі, публікує його у Віснику міжнародних знаків ВОІВ і пересилає його до кожної названої вами країни.

Чого він не робить: він нічого не надає. Кожна зазначена країна розглядає вашу заявку за власним законодавством про торговельні марки, застосовує власні стандарти і може повністю відмовити в захисті. Мадридська заявка, яка безперешкодно проходить в Австралії, може отримати попередню відмову в Японії та Китаї з причин, які жодним чином не пов'язані між собою. Уявляйте це як один конверт, надісланий багатьом експертам, а не одне рішення, яке їх усіх зобов'язує.

З цього випливають два наслідки. По-перше, вам усе ще потрібна стратегія за країнами: які ринки важливі зараз, які можуть бути важливими через три роки, і де відмова настільки ймовірна, що варто закласти бюджет на місцевого юриста. По-друге, Мадрид охоплює лише своїх членів — кілька економік усе ще залишаються поза системою, тож перевірте свій точний цільовий список за актуальним переліком ВОІВ, перш ніж припускати, що одна заявка охопить усюди, де ви продаєте.

Базова марка: Ваша заявка в США — це фундамент​

Щоб подати заявку, вам потрібна опора в країні походження, яка називається базовою заявкою або базовою реєстрацією — для заявника з США це заявка на торговельну марку, вже подана до USPTO, або вже видана ним реєстрація. Вам не потрібно чекати на схвалення: того дня, коли ваша заявка в США подана, ви маєте право подавати міжнародну заявку.

Три правила прив'язують міжнародну заявку до цієї опори:

• Той самий власник. Міжнародний заявник має бути тією самою особою або компанією, яка володіє заявкою в США.
• Той самий знак. Знак у міжнародній заявці має відповідати базовому знаку. Жодного доопрацювання логотипу для іноземної аудиторії на цьому етапі.
• Ті самі або вужчі товари та послуги. Ви можете заявити менше товарів і послуг за кордоном, ніж охоплює ваша заявка в США, але ніколи більше. Якщо ваша заявка в США охоплює гострий соус, ви не можете через Мадрид додати ресторанні послуги, які ніколи не заявляли вдома.

Правило звуження має специфічний для США підвох: USPTO вимагає надзвичайно точних описів товарів і послуг, тож мадридська заявка на базі США часто дає вужчий захист за кордоном, ніж пряма національна заявка. Якщо широта на одному ключовому ринку — це вся суть, то вже це саме по собі може схилити рішення на користь прямої заявки там.

Як заявка подорожує від USPTO до всього світу​

Шлях має чотири етапи, кожен з яких належить іншому відомству:

1. Ви подаєте через USPTO. Заявники з США подають міжнародну заявку через USPTO, історично через систему TEASi, яка переходить на платформу Madrid e-Filing ВОІВ. Ви вказуєте номер базової заявки або реєстрації, відтворюєте знак, зазначаєте товари та послуги (у межах заявки в США) і позначаєте країни, де хочете отримати захист.
2. USPTO засвідчує та пересилає. USPTO перевіряє, що міжнародна заявка відповідає базовій — той самий знак, той самий власник, товари та послуги в межах обсягу — і пересилає її до Міжнародного бюро ВОІВ разом зі своїм власним збором за засвідчення за клас понад збори ВОІВ.
3. ВОІВ перевіряє формальності. Міжнародне бюро перевіряє, що документи повні, збори сплачені, а класифікації в порядку. Якщо щось не так, воно видає повідомлення про невідповідність із крайнім терміном для виправлення. Коли все перевірено, ВОІВ реєструє знак, видає номер і дату міжнародної реєстрації та повідомляє кожну зазначену країну.
4. Кожна країна розглядає по суті. Кожне зазначене відомство розглядає заявку за місцевим законодавством. Кожне має обмежений строк, зазвичай від 12 до 18 місяців, щоб видати відмову. Мовчання наприкінці цього строку зазвичай означає, що захист надано за замовчуванням.

Очікуйте місяці, а то й понад рік, і пам'ятайте, що відмови в одній країні не впливають на інші: ваша реєстрація може бути чинною в сорока країнах, поки ви оскаржуєте відмову в одній.

Скільки це коштує: Один графік зборів у швейцарських франках​

Мадридські збори походять з офіційного графіка ВОІВ, сплачуються у швейцарських франках (CHF) і мають три складові:

• Базовий збір: 653 CHF за чорно-білий знак, 903 CHF, якщо ви заявляєте колір. Це плата за вхід для самої міжнародної заявки.
• Збір за позначення кожної країни. Країни за стандартним графіком стягують фіксований додатковий збір у 100 CHF кожна — близько $110 за країну. Але багато великих ринків вирішили стягувати індивідуальні збори, часто 200–300 CHF або більше за країну. Єдине позначення ЄС, що охоплює всі держави-члени, — одне з найвигідніших у системі: один збір за позначення замість двох десятків національних заявок.
• Додатковий збір у 100 CHF за кожен клас понад три. Якщо ваш знак охоплює більше трьох класів Ніццької класифікації, кожен додатковий клас додає 100 CHF.

Понад збори ВОІВ додаються збір за засвідчення USPTO за клас і гонорари юристів. Дослідження виявили економію до 60 відсотків порівняно з окремими національними заявками, яка зростає зі збільшенням кількості країн — а найбільша економія виникає при продовженні, коли одне мадридське продовження замінює десятки національних.

Два попередження щодо витрат зберігають цю математику чесною. По-перше, додавання країн пізніше через наступне позначення перезапускає відлік розгляду в кожній новій юрисдикції, тож позначення ймовірних ринків одразу зазвичай дешевше, ніж додавання їх потроху. По-друге, попередня відмова, яка вимагає найму місцевого юриста іноземною мовою, може швидко звести нанівець економію на поданні для цієї країни. Закладайте бюджет на одну-дві відмови так, як закладали б резервний рядок у будь-якому проєкті.

П'ятирічна залежність: Пояснення центральної атаки​

Ось та умова, яка робить Мадрид ризикованим для деяких заявників. Протягом перших п'яти років після видачі вашої міжнародної реєстрації вона юридично залежить від вашої базової заявки в США. Якщо базову заявку відхилено або залишено, або базову реєстрацію скасовано чи звужено — через відмову USPTO, заперечення, провадження про скасування чи рішення суду — ваша міжнародна реєстрація зазнає тієї самої долі в кожній зазначеній країні. Цей каскадний обвал називається центральною атакою, і він унікальний для Мадридської системи.

На практиці конкурентові, який хоче знищити ваш портфель у сорока країнах, не потрібно боротися з вами в сорока країнах: протягом періоду залежності перемога над вашою базою в США перемагає все, що на ній побудовано. Після закінчення п'яти років міжнародна реєстрація стає повністю незалежною, і ніщо, що станеться з маркою в США, на неї не впливає.

Стандартний захист — зробити базову заявку максимально куленепробивною перед міжнародним поданням:

• Спочатку проведіть комплексний пошук на перешкоди, не лише в базі даних USPTO, а й щодо використання за загальним правом, яке могло б живити заперечення.
• Розгляньте можливість зачекати на реєстрацію в США, а не подавати на основі заявки на розгляді, якщо ваш графік дозволяє. Зареєстрована база вбити важче, ніж заявка на розгляді.
• Подавайте заявку в США з думкою про подальше провадження — точні заяви про використання, зразки, що витримують перевірку, і описи, складені так, щоб витримати експертизу, а не написані поспіхом.

Якщо ваша марка в США вже під атакою або перебуває в переповненому полі, де заперечення ймовірне, мадридська залежність перетворює внутрішню сутичку на глобальний ризик. Це ситуація для прямої заявки.

Трансформація: Рятувальний вихід, якщо ваша база впаде​

Центральна атака звучить катастрофічно, але договір передбачає парашут під назвою трансформація. Якщо вашу міжнародну реєстрацію скасовано через невдачу базової заявки, ви можете перетворити розширення захисту на окремі національні заявки в кожній зазначеній країні — і кожна перетворена заявка зберігає дату пріоритету оригінальної міжнародної реєстрації.

Трансформація — це справжній порятунок, але не безкоштовний і не автоматичний: ви повинні діяти протягом короткого строку (зазвичай три місяці), сплатити національні збори кожної країни і зазвичай залучити місцевого юриста для провадження перетворених заявок. Збережена дата пріоритету утримує ваше місце в черзі попереду пізніших заявників — але витрати й метушня — це саме те, від чого Мадрид мав вас позбавити. Ставтеся до трансформації як до страховки, а не як до плану.

Мадрид проти прямої заявки в кожній країні​

Жоден шлях не домінує над іншим. Правильний вибір залежить від того, скільки країн вам потрібно, наскільки кожна з них важлива окремо і наскільки ризикована ваша базова заявка.

Мадрид зазвичай перемагає, коли вам потрібен захист у трьох або більше країнах-членах; коли важливе централізоване управління — одне продовження кожні десять років, один запис про зміну назви, адреси чи передачу прав, одне наступне позначення для додавання ринків; коли ви хочете швидко охопити багато юрисдикцій одразу; і коли позначаєте ЄС як блок, що значно дешевше, ніж реєстрація по всій Європі країна за країною.

Пряма національна заявка зазвичай перемагає, коли важливі лише одна-дві країни; коли вам потрібна версія знака місцевою мовою, яка не може відповідати базовому знаку в США; коли класифікаційна практика ринку вимагає ретельного місцевого формулювання, яке звужений опис у США не може підтримати; коли міркування щодо забезпечення прав виправдовують окрему стратегію на ринку високого ризику; коли ваша ціль включає країну, що не є членом; або коли ваша база в США вразлива, а п'ятирічна залежність є неприйнятним ризиком.

Ніщо не змушує вас обирати один шлях для всього. Багато компаній подають заявки напряму на своїх одного-двох найважливіших ринках, а Мадрид використовують для решти — і пояс, і підтяжки, з ризиком залежності, ізольованим у портфелі, який може його витримати.

Дві пастки, які ловлять тих, хто подає заявку вперше​

Попередні відмови — це нормально, але ігнорування їх — фатально. Відмова від зазначеного відомства надходить із місцевим крайнім терміном і часто вимагає відповіді місцевою мовою через місцевого кваліфікованого представника. Поширені причини включають конфлікти з наявними місцевими марками, описи, які місцеве відомство вважає занадто розпливчастими, та формальності, як-от вимоги до транслітерації. Вносьте кожен крайній термін до календаря того дня, коли надходить повідомлення, і заздалегідь підшукуйте місцевого юриста, перш ніж він вам знадобиться. Відмова без відповіді стає остаточною відмовою, і захист у цій країні просто ніколи не настає.

Публікація приносить шахрайські рахунки. Щойно ВОІВ публікує вашу марку у Віснику, назва й адреса вашої компанії стають видимими для всіх, хто стежить за новими заявками — включно з організаціями, які надсилають рахунки, схожі на офіційні, за фіктивні збори за "реєстрацію" чи "публікацію". ВОІВ не стягує жодного збору за реєстрацію міжнародної реєстрації понад передбачені збори, які ви вже сплатили, і ніколи не просить оплати надісланим рахунком. Сплачуйте збори за торговельні марки лише через офіційні канали ВОІВ або через вашого власного юриста, проінформуйте свій відділ кредиторської заборгованості про те, як виглядає справжній рахунок, і ставтеся до кожного несподіваного рахунку за торговельну марку як до шахрайського, доки не доведено протилежне.

Практичний план виведення вашого бренду на глобальний ринок​

Виконайте ці кроки по порядку, перш ніж позначити хоча б одну країну:

1. Чесно складіть карту своїх ринків. Перелічіть, де ви продаєте сьогодні, де продаватимете протягом наступних трьох років і де підробки чи наслідувачі завдали б найбільшої шкоди. Країни-виробники теж належать до списку — захист там, де виготовляють ваші товари, — це те, як ви зупиняєте несанкціоноване виробництво в його джерелі.
2. Переконайтеся, що Мадрид охоплює їх усіх. Перевірте кожну ціль за актуальним переліком членів ВОІВ. Відразу виокремте країни, що не є членами, для прямої заявки.
3. Очистіть і зміцніть базу в США. Проведіть повний пошук на перешкоди, ретельно провадьте заявку в США і зважте, чи варто зачекати на реєстрацію, перш ніж виходити на міжнародний рівень. Сила всього за кордоном обмежена силою заявки вдома.
4. Складіть опис товарів і послуг, маючи на увазі найприскіпливішого експерта. Вимоги USPTO до точності обмежать ваш міжнародний обсяг, тож вкладіть зусилля у формулювання один раз, заздалегідь, а не виявляйте прогалину вже в іноземній відмові.
5. Позначайте широко, але виважено. Включіть свої ймовірні ринки на три роки вже зараз, щоб уникнути перезапуску відліку розгляду пізніше — але пропустіть країни, де у вас немає жодного ймовірного комерційного інтересу, адже кожне позначення додає зборів і ризику відмови.
6. Бюджетуйте повну картину, а не лише збори за подання. Збори ВОІВ у франках, збір за засвідчення USPTO, час юриста, одну-дві ймовірні відмови з місцевим юристом і десятирічне продовження. А потім відстежуйте кожен франк і долар, які витрачаєте: чисті записи за кожною країною — це те, що дозволяє вам судити, чи окуповує себе захист на кожному ринку.
7. Внесіть усе до календаря двічі. Крайні терміни відмов, п'ятирічна річниця залежності та десятирічне продовження — усе має жорсткі межі. Прострочене продовження за кордоном — тихий, дорогий спосіб втратити права, за які ви вже заплатили, щоб їх отримати.

Тримайте бухгалтерію свого глобального бренду такою ж організованою, як і його портфель​

Міжнародний портфель торговельних марок — це фінансовий актив із паперовим слідом у кількох валютах — збори ВОІВ у швейцарських франках, збір за засвідчення USPTO у доларах, рахунки місцевих юристів на суму, яку коштує кожна відмова, і продовження кожні десять років, яке ви не можете дозволити собі пропустити. Запис кожного з них як окремої, категоризованої витрати з того дня, коли рухаються гроші, — це те, що перетворює багатокраїнну заявку з коробки з іноземними рахунками на актив, який ви можете оцінити, правильно амортизувати й захистити під час сплати податків.

Beancount.io пропонує бухгалтерію у простому тексті, яка дає вам повну прозорість і контроль над вашими фінансовими даними — жодних чорних скриньок, жодної прив'язки до постачальника. Почніть безкоштовно і дізнайтеся, чому розробники та фінансові фахівці переходять на бухгалтерію у простому тексті.