Strávite tri roky v garáži stavaním prototypu. Podáte patentovú prihlášku, úrad vám ju schváli a výrobca vám ponúkne 750 000 USD plus 4 % priebežný licenčný poplatok za každú predanú jednotku. Bez plánovania je tento príjem bežným príjmom zdaneným sadzbami až do 37 %. So správnym znením zmluvy a jedným nejasným ustanovením daňového zákona môžu tie isté doláre spadnúť do kategórie dlhodobých kapitálových výnosov so sadzbou 0 %, 15 % alebo 20 % – aj keď ste vynález dokončili minulý utorok.
Týmto nejasným ustanovením je oddiel 1235 zákona o vnútorných príjmoch (Internal Revenue Code), ktorý v tichosti prežil každú veľkú daňovú reformu posledného desaťročia. Zatiaľ čo zákon o daňových úľavách a pracovných miestach (Tax Cuts and Jobs Act) zrušil výhodné zaobchádzanie s kapitálovými výnosmi pre väčšinu vlastnoručne vytvorených nehmotných statkov – autorské práva, tajné receptúry, nepatentované vynálezy – oddiel 1235 stále dáva držiteľom patentov možnosť zmeniť celú transakciu z bežného príjmu na dlhodobý kapitálový výnos. Podmienka je úzka, ale presná: musíte byť správnym typom daňovníka, musíte previesť správny typ majetku a musíte sa vzdať správneho druhu práv.
Väčšina vynálezcov, garážových podnikateľov a investorov v rannom štádiu netuší, že toto pravidlo existuje. Tí, ktorí o ňom vedia, ho stále robia nesprávne, pretože ich právnici navrhujú „licenciu“, ktorú daňový úrad (IRS) považuje za licenciu, nie za predaj. Voľby pri koncipovaní zmluvy urobené počas jedného popoludnia môžu zmeniť sedemmiestny daňový účet o stovky tisíc dolárov.
Táto príručka prechádza tým, kto sa kvalifikuje ako „držiteľ“, čo v skutočnosti znamená pojem „všetky podstatné práva“, prečo na pravidle o dobe držby nezáleží, ako oddiel 1235 interaguje s výnimkami po TCJA pre vlastnoručne vytvorený majetok a voľby pri koncipovaní zmluvy, ktoré rozhodujú o tom, či IRS vidí predaj alebo licenčný poplatok.
Hlavný prínos: Kapitálový výnos bez obdobia držby
Bežné pravidlo pre kapitálové aktíva je, že ich musíte držať viac ako jeden rok, aby ste sa kvalifikovali na sadzby pre dlhodobé kapitálové výnosy. Oddiel 1235 toto pravidlo pri patentoch ruší.
Zákon uvádza, že kvalifikovaný prevod „všetkých podstatných práv k patentu alebo nedeliteľného podielu v nich, ktorý zahŕňa časť všetkých takýchto práv, akýmkoľvek držiteľom sa považuje za predaj alebo výmenu kapitálového aktíva držaného dlhšie ako 1 rok“. Slovné spojenie „držané dlhšie ako 1 rok“ je zákonná fikcia – Kongres hovorí IRS, aby s transakciou zaobchádzal ako s dlhodobou bez ohľadu na to, ako krátko ste patent v skutočnosti vlastnili.
Záleží na tom, pretože patenty sa často prevádzajú rýchlo. Vynálezca dokončí prototyp, podá prihlášku a priemyselný kupca sa ozve v priebehu niekoľkých mesiacov. Bez oddielu 1235 by bol zisk krátkodobý, zdanený bežnými sadzbami. S oddielom 1235 je každý dolár zisku dlhodobý, zdanený zvýhodnenou sadzbou kapitálových výnosov.
Prínos sa vzťahuje aj na štruktúru platieb. Nadobúdateľ vám môže zaplatiť formou:
- Jednorazovej paušálnej sumy pri uzavretí zmluvy
- Periodických platieb rozložených počas životnosti patentu
- Podmienených platieb viazaných na produktivitu, používanie alebo vyradenie patentu („priebežný licenčný poplatok“)
Všetky tri štruktúry stále generujú dlhodobý kapitálový výnos podľa oddielu 1235. Je to nezvyčajné. Vo väčšine kontextov platby podmienené produkciou vyzerajú presne ako príjem z licenčných poplatkov a sú zdanené ako bežný príjem. Oddiel 1235 výslovne toto vnímanie prepisuje.
Kto sa považuje za „držiteľa“
Oddiel 1235 pomáha len „držiteľovi“ a definícia je užšia, než si ľudia myslia. Držiteľom musí byť fyzická osoba – nie korporácia, nie partnerstvo, nie LLC zdanená ako korporácia. Trusty a pozostalosti tiež nespadajú pod túto definíciu.
Existujú presne dve cesty, ako sa stať držiteľom:
Cesta 1: Tvorca. Kvalifikuje sa každá fyzická osoba, ktorej úsilie vytvorilo patentovaný majetok. Je to vynálezca uvedený v prihláške, osoba, ktorá vynález uviedla do praxe. Tím dvoch spoluvynálezcov môže byť držiteľom pre svoje príslušné podiely.
Cesta 2: Raný investor. Fyzická osoba, ktorá získala podiel na vynáleze od tvorcu predtým, než bol vynález skutočne uvedený do praxe, a ktorá zaň zaplatila peniazmi alebo protihodnotou. Predstavte si angel investora, ktorý vypíše šek majstrovi s polovičným prototypom.
Cesta 2 má dve kritické výnimky. Raný investor nesmie byť zamestnávateľom tvorcu – nemôžete financovať prácu vlastného zamestnanca a potom si nárokovať zaobchádzanie podľa oddielu 1235, keď sa patent predá. Raný investor tiež nesmie byť spriaznenou osobou s tvorcom podľa upravenej verzie oddielu 267. Platia štandardné pravidlá pre spriaznené osoby, ale hranica vlastníctva klesá na 25 % (namiesto obvyklých 50 %) a definícia rodinného príslušníka je obmedzená na manželov, predkov a priamych potomkov. Súrodenci, tety, strýkovia a bratranci sa pre účely oddielu 1235 nepovažujú za spriaznených – čo je nezvyčajné a stojí za pozornosť.
Častá pasca: niekto založí jednoosobovú LLC a priradí k nej patentovú prihlášku. Ak sa na LLC na daňové účely neprihliada (disregarded entity), fyzická osoba sa stále kvalifikuje ako držiteľ. Ak si LLC zvolí zdanenie ako korporácia, oddiel 1235 prestane byť dostupný. Voľba subjektu v ranných rokoch vynálezu má daňové následky, ktoré sa prejavia pri predaji (exite).
Problém vlastnoručne vytvoreného nehmotného majetku a prečo ho paragraf 1235 prežíva
V roku 2018 zákon Tax Cuts and Jobs Act zmenil paragraf 1221(a)(3) tak, aby z definície kapitálového aktíva vylúčil akýkoľvek „patent, vynález, model alebo dizajn (či už patentovaný alebo nie), alebo tajný vzorec či proces“ v držbe tvorcu (alebo daňovníka, ktorého základ dane v majetku je určený s odkazom na základ dane tvorcu).
Pri doslovnom čítaní toto pravidlo hovorí, že keď vynálezca predá patent, zisk je bežným príjmom – nie kapitálovým ziskom. To by zabilo výhodné zaobchádzanie pre takmer každého garážového vynálezcu v krajine.
Kongres však paragraf 1235 nezmenil. Tieto dva paragrafy teraz existujú vedľa seba v zjavnom napätí a odborníci z praxe všeobecne dospeli k záveru, že paragraf 1235 má prednosť konkrétne pre patenty. IRS tento názor v uverejnených usmerneniach nespochybnil a dominantný výklad v daňovej literatúre je taký, že paragraf 1235 poskytuje výnimku, ktorá umožňuje, aby predaj patentov držiteľom zostal transakciou s kapitálovým ziskom, zatiaľ čo predaj autorských práv, modelov, dizajnov a nepatentovaných vynálezov je teraz uviaznutý v režime bežného príjmu.
Praktický výsledok je zarážajúci. Ak napíšete román a predáte autorské práva, váš zisk je bežný príjem. Ak vynájdete technickú vychytávku, patentujete ju a predáte patent, váš zisk je dlhodobý kapitálový zisk. Ekonomická aktivita je podobná; daňový výsledok je veľmi odlišný. Paragraf 1235 vyčleňuje patenty ako privilegovanú kategóriu vlastnoručne vytvoreného duševného vlastníctva.
To robí z rozhodnutia podať patentovú prihlášku daňové rozhodnutie rovnako ako právne. Vynálezcovia niekedy uchovávajú svoju prácu ako obchodné tajomstvo, aby sa vyhli zverejneniu. Obchodné tajomstvá nie sú patenty, takže sa na ne nevzťahuje režim paragrafu 1235. Samotná patentová prihláška je vstupenkou k výhodnému daňovému zaobchádzaniu pri akomkoľvek prípadnom predaji.
Čo v skutočnosti znamená „všetky podstatné práva“
Tu stroskotáva väčšina obchodov podľa paragrafu 1235. Zákon vyžaduje prevod „všetkých podstatných práv k patentu alebo nerozdielneho podielu na ňom, ktorý zahŕňa časť všetkých takýchto práv“. Ak prevediete menej ako všetky podstatné práva, transakcia je licenciou, platby sú licenčnými poplatkami a ste späť vo svete bežného príjmu.
Vyhláška Ministerstva financií (Treasury Regulation) 1.1235-2 podrobne uvádza, čo je a čo nie je podstatné. Zoznam nekvalifikujúcich obmedzení je časť, na ktorej v praxi záleží:
Geografické obmedzenia v rámci krajiny vydania. Udeliť licenciu na patent, ktorá sa vzťahuje len na Kaliforniu alebo len na východ Spojených štátov, nie je prevodom všetkých podstatných práv. Môžete udeliť práva pre viacero cudzích krajín, ale rozdelenie Spojených štátov na územné regióny ruší režim kapitálového zisku.
Časové obmedzenia kratšie ako zostávajúca životnosť patentu. Patent má zvyčajne životnosť 20 rokov od podania. Ak vaša zmluva trvá desať rokov a potom sa práva vrátia vám, nepreviedli ste všetky podstatné práva. Prevod musí platiť počas celej zostávajúcej životnosti patentu.
Obmedzenia oblasti použitia. Udeliť práva len pre lekárske aplikácie, alebo len pre spotrebnú elektroniku, alebo len pre jedno konkrétne odvetvie, je obmedzením oblasti použitia. Aj keď je daná oblasť najcennejším využitím patentu, toto obmedzenie znemožňuje uplatnenie paragrafu 1235.
Čiastočné nároky alebo použitia. Patent môže pokrývať viacero nárokov alebo viacero vynálezcovských konceptov. Prevod práv len na niektoré z nárokov, pričom si ostatné ponecháte, nie je prevodom všetkých podstatných práv.
Čo si môžete ponechať:
- Právny titul na účely zabezpečenia. Titul môžete držať ako zábezpeku, kým kupujúci nedokončí platbu. Predpisy to považujú za nepodstatné právo, ktoré si prevodca môže ponechať.
- Nerozdielny zlomkový podiel. Môžete previesť 50 % nerozdielny podiel na patente – každý nárok, každú oblasť, každé územie, každý rok. Kupujúci získa spoluvlastnícky podiel, čo sa považuje za prevod všetkých podstatných práv „v nerozdielnom podiele“.
Predpisy jasne uvádzajú, že IRS sa pozerá na „okolnosti celej transakcie, a nie na konkrétnu terminológiu použitú v prevodnom dokumente“. Označenie niečoho za „výhradnú licenciu“ namiesto „postúpenia“ (assignment) to nezachráni, ak ste v skutočnosti previedli všetko. Označenie niečoho za „postúpenie“ to nezachráni, ak ste si v skutočnosti ponechali dôležité súčasti z balíka práv.
Ako štruktúrovať obchod podľa paragrafu 1235, ktorý obstojí
Ak chcete režim kapitálového zisku, zmluva by mala vyzerať a pôsobiť ako predaj. Záleží na viacerých voľbách pri formulácii:
Používajte jazyk predaja, nie jazyk licencie. „Postúpenie všetkých práv, titulov a nárokov k patentu, vrátane práva žalovať za minulé, súčasné a budúce porušenia“ je jazyk predaja. „Výhradná licencia na výrobu, používanie a predaj“ je jazyk licencie. IRS číta obe, ale začatie jazykom predaja vás postaví na správnu stranu hranice.
Preveďte všetky nároky, všetky oblasti, všetky geografie, po celú dobu. Napíšte klauzulu o prevode tak, aby pokrývala všetko, čo patent pokrýva. Odolajte pokušeniu krájať a deliť. Ak kupujúci chce užšie práva, zvážte úplne inú štruktúru – pri čiastočných prevodoch nemôžete mať režim paragrafu 1235.
Nechajte kupujúceho vymáhať patent. Žalovanie porušovateľov je jedným z najcennejších práv v balíku patentov. Ak si vyhradíte práva na vymáhanie, IRS môže povedať, že ste si ponechali podstatné právo. Kupujúci by mal mať jednostrannú právomoc žalovať, urovnávať spory a udeľovať licencie iným.
Umožnite kupujúcemu udeľovať sublicencie. Právo udeľovať sublicencie je súčasťou balíka. Ak sublicencovanie zakážete, obmedzujete prevedené práva.
Nenechávajte si práva na schvaľovanie rozhodnutí kupujúceho. Ak môžete vetovať rozhodnutie kupujúceho o opustení, úprave alebo opätovnom licencovaní patentu, IRS vás môže vnímať tak, že majetok stále ovládate.
Zdokumentujte priebežné poplatky (royalties) ako kúpnu cenu. Ak zmluva obsahuje podmienené platby, uistite sa, že ich zmluva charakterizuje ako odplatu za predaj, nie ako prebiehajúce licenčné poplatky. Ekonomická podstata je rovnaká – vaše daňové zaobchádzanie závisí od formálnej charakterizácie.
Nahlasovanie príjmu vo vašom daňovom priznaní
Pre vynálezcu je toto časť, ktorá mätie daňový softvér. Kupujúci pravdepodobne vystaví formulár 1099-MISC uvádzajúci platby ako licenčné poplatky (royalties) v poli 2, pretože je to predvolený prístup daňového oddelenia kupujúceho. Formulár 1099 neurčuje, ako máte príjem nahlásiť vy.
Ak vaša transakcia spĺňa podmienky podľa oddielu 1235 (Section 1235), zisk nahlásite v Prílohe D (Schedule D) a na formulári 8949 ako dlhodobý kapitálový zisk. Majetok popíšte ako patent, uveďte svoj daňový základ (zvyčajne nízky – hotovostné náklady na konanie, výkresy, prototypy) a nahláste výnosy.
Ak dohoda zahŕňa podmienené alebo periodické platby, máte niekoľko možností:
- Metóda uzavretej transakcie. Odhadnite súčasnú hodnotu očakávaných platieb pri uzatvorení a nahláste celý zisk v roku predaja, pričom neskoršie príjmy považujte za vrátenie základu alebo dodatočný zisk.
- Metóda otvorenej transakcie. Nahlasujte každú platbu po jej prijatí, pričom každú považujte za predaj zlomkového podielu na patente. Toto je administratívne jednoduchšie a je to najbežnejší prístup pri skutočne neistých tokoch licenčných poplatkov.
Čo by ste nemali robiť, je presunúť príjem do Prílohy E (Schedule E) ako príjem z licenčných poplatkov. Príloha E je určená pre poskytovateľov licencií, ktorí si ponechali podstatné práva. Ak podáte Prílohu E pre transakciu podľa oddielu 1235, v podstate ste súhlasili s režimom bežného príjmu a neskorší pokus o opravu nemusí byť úspešný.
Ak daňový úrad (IRS) spochybní charakteristiku, budete potrebovať súbežné dôkazy: zmluvu o postúpení, dôkaz, že už patent nekontrolujete, dôkaz, že kupujúci využíva vynález bez obmedzenia, a spis z patentového konania preukazujúci, že ste uvedený ako vynálezca.
Plánovanie dedičstva a dedičia držiteľa
Zákon hovorí, že „držiteľ“ zahŕňa pôvodného vynálezcu alebo kvalifikovaného počiatočného investora. Predpisy ministerstva financií rozširujú režim podľa oddielu 1235 na dedičov držiteľa – niekto, kto zdedí patent, nastupuje do pozície držiteľa a môže ho predať podľa oddielu 1235.
To je dôležité pre dedičstvo, ktoré zahŕňa nespeňažené patenty. Ak vynálezca zomrie pred udelením licencie alebo predajom patentu, dedičia si stále môžu nárokovať režim podľa oddielu 1235 pri prevode patentu. Uplatňuje sa aj zvýšenie daňového základu pri úmrtí (basis step-up), takže dedičia pri predaji často platia veľmi nízku daň z kapitálových ziskov, pretože v ich prospech pracuje výhodná sadzba aj zvýšený základ.
Výnimkou je majetok nadobudnutý darom počas života vynálezcu. Príjemca daru preberá daňový základ vynálezcu, ale nestáva sa „držiteľom“ podľa oddielu 1235, pokiaľ nespĺňa iné podmienky. Darovanie patentu dieťaťu pred uvedením do praxe (reduction to practice) môže pre dieťa zachovať časť režimu podľa oddielu 1235, ak dieťa zaplatilo protihodnotu; priame dary to spravidla nerobia.
Bežné chyby, ktoré maria odpočet
Pri auditoch a súdnych sporoch sa opakovane objavuje niekoľko chýb:
Výhradná licencia, ktorá ňou nebola. Vlastník patentu udelí „výhradnú licenciu“, ale ponechá si právo vyrábať pre jedného konkrétneho zákazníka. Táto jediná výnimka stačí na zmarenie oddielu 1235, pretože prevodca nepreviedol všetky práva.
Dohoda o obmedzení oblasti použitia (field-of-use). Vynálezca zdravotníckej pomôcky udelí práva pre ortopedický trh, pričom si ponechá práva pre kardiologické aplikácie. Aj keby bol ortopedický trh jediným realistickým trhom, obmedzenie oblasti použitia znemožňuje režim kapitálových ziskov.
Problém s holdingovým subjektom. Vynálezca založí S-korporáciu (S-corp) a pred predajom na ňu postúpi patent. Patent teraz vlastní S-corp, ale S-corp nie je fyzická osoba – takže oddiel 1235 sa na predaj korporáciou nevzťahuje. Daňové výhody vynálezcu skončili v momente, keď patent opustil ruky fyzickej osoby.
Problém s patentom na zlepšenie. Vynálezca predá pôvodný patent, ale ponechá si práva na akékoľvek zlepšenia. Predpisy posudzujú zlepšenia oddelene, takže to môže fungovať – ale len vtedy, ak sú zlepšenia skutočne samostatnými vynálezmi, nie odvodenými nárokmi z rovnakej rodiny patentov.
Pasca formulára 1099. Vynálezca dostane 1099-MISC uvádzajúci licenčné poplatky, spanikári a nahlási príjem v Prílohe E. Táto chyba zafixuje režim bežného zdanenia a IRS málokedy dovolí daňovníkom opraviť charakteristiku, ktorú si sami spôsobili.
Prečo na tom pri daňovom plánovaní záleží
Pre väčšinu vynálezcov je oddiel 1235 najväčšou pákou na daňové plánovanie, ktorú kedy využijú. Rozdiel medzi bežným príjmom so sadzbou 37 % (federálna, plus štátna daň a daň zo samostatnej zárobkovej činnosti) a dlhodobým kapitálovým ziskom so sadzbou 20 % (federálna, plus štátna, bez dane zo SZČ) môže ľahko dosiahnuť 25 percentuálnych bodov efektívnej sadzby. Pri miliónovom obchode je to 250 000 USD v hotovosti.
Profitujú aj skromnejšie licenčné transakcie. Bežný vynálezca s predajom patentu za 200 000 USD ušetrí približne 40 000 až 50 000 USD tým, že obchod štruktúruje ako predaj podľa oddielu 1235 namiesto priebežnej licencie. Náklady na správne vykonanie predstavujú niekoľko tisíc dolárov za právne posúdenie zmluvy o postúpení.
Rozhodnutie zriedkakedy znie, či použiť oddiel 1235 – takmer vždy ide o to, či dokážete obchod štruktúrovať spôsobom, ktorý spĺňa podmienky. Kupujúci niekedy chcú užšie práva, než poskytuje celý patent, a táto skutočná obchodná preferencia môže vynútiť licenčnú štruktúru. V takých prípadoch môžu strany niekedy vyjednať predaj príslušných nárokov alebo dokonca predaj divízneho patentu, aby predajca mohol využiť oddiel 1235.
Daňové plánovanie pre vynálezcov často začína dávno predtým, než je čo predávať. Výber právnej formy subjektu, načasovanie podania patentovej prihlášky, štruktúra akejkoľvek počiatočnej investície a vypracovanie prevádzkovej zmluvy medzi spoluvynálezcami, to všetko ovplyvňuje, či bude oddiel 1235 o roky neskôr k dispozícii, keď sa objaví kupec. Spolupráca s daňovým poradcom vo fáze prototypu je oveľa lacnejšia ako rozmotávanie chýb pri uzatváraní zmluvy.
Udržujte si príjmy vynálezcu organizované od prvého dňa
Daňové plánovanie v súvislosti s oddielom 1235 funguje len vtedy, ak dokážete zdokumentovať celý reťazec – priame hotovostné náklady na výskum, poplatky za patentové konanie, výdavky na prototypy, čiastočné prevody práv a konečný predaj alebo príjmy z licencovania. Vynálezcovia, ktorí sledujú tieto náklady v prehľadnej účtovnej knihe s verziovaním, majú oveľa jednoduchšiu prácu pri preukazovaní svojej daňovej základne, obhajobe ich klasifikácie pri audite a dokazovaní úradu IRS, že transakcia bola štruktúrovaná tak, ako je uvedené v zmluve.
Beancount.io poskytuje účtovníctvo v čistom texte (plain-text accounting), ktoré dáva vynálezcom, zakladateľom a výskumníkom na voľnej nohe úplnú transparentnosť nad ich finančnými záznamami. Každý dolár nákladov na patentové konanie, každý doklad za materiály na prototypy a každý šek za licenčné poplatky je zaznamenaný vo formáte, ktorý môžete auditovať, verziovať a zdieľať so svojím daňovým poradcom bez straty kontroly. Začnite zadarmo a zistite, prečo ľudia, ktorým záleží na ich údajoch, prechádzajú na účtovníctvo v čistom texte.