Одна заявка на товарный знак, более 130 стран: как Мадридский протокол выводит ваш бренд на глобальный рынок

Вы продаёте острый соус с названием, которое запоминают клиенты, и ваш магазин на Shopify только что получил первый оптовый запрос из Лондона. Захватывающе — пока кто-нибудь не спросит, распространяется ли ваш товарный знак на Великобританию. Не распространяется. Права на товарный знак заканчиваются на границе: ваша регистрация в США не даёт вам никаких прав в Британии, Канаде, Европейском союзе или где-либо ещё. А традиционное решение — нанять юриста в каждой стране, подавать документы на каждом языке, платить каждую пошлину отдельно — выглядит как бюджетная строка международной корпорации, а не компании из двенадцати человек.

Мадридский протокол существует именно для этого пробела. Это международный договор, администрируемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), который позволяет подать одну заявку на одном языке и запросить охрану товарного знака более чем в 130 странах одновременно. Саудовская Аравия присоединилась к системе, вступив в силу с сегодняшнего дня, доведя число участников до 117 членов, охватывающих 133 страны — более 80 процентов мировой торговли. Вот как работает эта система, сколько она стоит, какая пятилетняя оговорка должна быть понятна каждому заявителю и когда лучше подавать напрямую.

Что такое Мадридский протокол на самом деле — и чем он не является​

Мадридский протокол (официально — Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков) — это система подачи заявок, а не глобальный товарный знак. Это различие важнее всего остального в этой статье.

Что он делает: он централизует бумажную работу. Вы подаёте одну международную заявку через своё национальное ведомство по товарным знакам — для американских компаний это Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) — платите один набор пошлин в швейцарских франках и указываете страны-участницы, в которых хотите получить охрану. ВОИС проверяет формальности, регистрирует знак в Международном реестре, публикует его в Бюллетене ВОИС по международным знакам и направляет его в каждую указанную вами страну.

Чего он не делает: он ничего не предоставляет. Каждая указанная страна рассматривает вашу заявку по своему законодательству о товарных знаках, применяет свои стандарты и может полностью отказать в охране. Заявка по Мадридскому протоколу, которая без препятствий проходит в Австралии, может получить предварительный отказ в Японии и Китае по причинам, никак не связанным друг с другом. Представьте это как один конверт, разосланный многим экспертам, а не как одно решение, обязательное для всех них.

Отсюда следуют два вывода. Во-первых, вам всё равно нужна стратегия по странам: какие рынки важны сейчас, какие могут стать важны через три года и где отказ достаточно вероятен, чтобы заложить бюджет на местного юриста. Во-вторых, Мадридский протокол охватывает только своих участников — несколько экономик всё ещё находятся вне системы, поэтому перед тем как предполагать, что одна заявка охватывает всё, где вы продаёте, сверьте свой точный список целей с актуальным перечнем ВОИС.

Базовая заявка: ваша американская заявка — это фундамент​

Для подачи вам нужна привязка к стране происхождения, называемая базовой заявкой или базовой регистрацией — для заявителя из США это заявка на товарный знак, уже поданная в USPTO, или регистрация, которую оно уже выдало. Не нужно ждать одобрения: в тот день, когда ваша американская заявка подана, вы уже имеете право подать международную заявку.

Три правила связывают международную заявку с этой привязкой:

• Тот же правообладатель. Международный заявитель должен быть тем же лицом или компанией, которой принадлежит американская заявка.
• Тот же знак. Знак в международной заявке должен совпадать с базовым знаком. Никакой доработки логотипа для иностранной аудитории на этом этапе.
• Те же или более узкие товары и услуги. Вы можете заявить меньше товаров и услуг за рубежом, чем охватывает ваша американская заявка, но никогда больше. Если ваша американская заявка охватывает острый соус, вы не можете через Мадридский протокол добавить ресторанные услуги, которые никогда не заявляли дома.

Правило сужения имеет специфическую для США остроту: USPTO требует необычайно точных описаний товаров и услуг, поэтому заявка по Мадридскому протоколу на основе американской заявки часто даёт более узкую охрану за рубежом, чем прямая национальная подача. Если широта охраны на одном ключевом рынке — это вся суть, уже одно это может склонить решение в пользу прямой подачи там.

Как заявка проходит путь от USPTO до всего мира​

Путь состоит из четырёх этапов, каждый из которых принадлежит разному ведомству:

1. Вы подаёте через USPTO. Американские заявители подают международную заявку через USPTO, исторически через его систему TEASi, которая переходит на платформу Madrid e-Filing от ВОИС. Вы указываете номер вашей базовой заявки или регистрации, воспроизводите знак, заявляете товары и услуги (в пределах объёма американской заявки) и указываете страны, в которых хотите получить охрану.
2. USPTO заверяет и направляет. USPTO проверяет, что международная заявка соответствует базовой заявке — тот же знак, тот же правообладатель, товары и услуги в пределах объёма — и направляет её в Международное бюро ВОИС вместе со своим собственным пошлинным сбором за заверение за каждый класс сверх пошлин ВОИС.
3. ВОИС проверяет формальности. Международное бюро проверяет, что документы заполнены, пошлины уплачены, а классификации в порядке. Если что-то не так, оно выдаёт уведомление о несоответствии со сроком для исправления. Когда всё в порядке, ВОИС регистрирует знак, присваивает номер и дату международной регистрации и уведомляет каждую указанную страну.
4. Каждая страна проверяет по существу. Каждое указанное ведомство рассматривает заявку по местному законодательству. У каждого есть ограниченное окно, обычно от 12 до 18 месяцев, для выдачи отказа. Молчание по истечении этого окна, как правило, означает, что охрана предоставлена по умолчанию.

Ожидайте месяцы, а то и больше года, и помните, что отказ в одной стране не влияет на остальные: ваша регистрация может быть действующей в сорока странах, пока вы боретесь с отказом в одной.

Сколько это стоит: единый тарифный план в швейцарских франках​

Пошлины по Мадридскому протоколу берутся из официального тарифного плана ВОИС, уплачиваются в швейцарских франках (CHF) и состоят из трёх компонентов:

• Базовая пошлина: 653 CHF за чёрно-белый знак, 903 CHF, если вы заявляете цвет. Это цена входа для самой международной заявки.
• Пошлина за указание страны. Страны по стандартному тарифу взимают фиксированную дополнительную пошлину в 100 CHF каждая — около $110 за страну. Но многие крупные рынки предпочли взимать индивидуальные пошлины, часто 200–300 CHF и более за страну. Единое указание ЕС, охватывающее все государства-члены, — одно из лучших предложений в системе: одна пошлина за указание вместо двух десятков национальных заявок.
• Дополнительная пошлина 100 CHF за каждый класс сверх трёх. Если ваш знак охватывает более трёх классов Ниццкой классификации, каждый дополнительный класс добавляет 100 CHF.

Сверх пошлин ВОИС идут пошлина USPTO за заверение за каждый класс и гонорары юристов. Исследования показали экономию до 60 процентов по сравнению с отдельными национальными заявками, которая растёт с числом стран — а наибольшая экономия наступает при продлении, когда одно продление по Мадридскому протоколу заменяет десятки национальных.

Два предупреждения о расходах помогают сохранить честность математики. Во-первых, добавление стран позже через последующее указание перезапускает часы экспертизы в каждой новой юрисдикции, поэтому указывать вероятные рынки сразу обычно дешевле, чем добавлять их постепенно. Во-вторых, предварительный отказ, требующий найма местного юриста на иностранном языке, может быстро свести на нет экономию на подаче для этой страны. Заложите бюджет на один-два отказа так, как закладывали бы резервную строку в любом проекте.

Пятилетняя зависимость: что такое центральная атака​

Вот оговорка, которая делает Мадридский протокол рискованным для некоторых заявителей. В течение первых пяти лет после выдачи вашей международной регистрации она юридически зависит от вашей американской базовой заявки. Если базовая заявка отклонена или заброшена, или базовая регистрация аннулирована или сужена — через отказ USPTO, возражение, процедуру аннулирования или решение суда — ваша международная регистрация терпит ту же участь в каждой указанной стране. Этот каскадный обвал называется центральной атакой, и он уникален для Мадридской системы.

На практике конкуренту, желающему уничтожить ваш портфель из сорока стран, не нужно бороться с вами в сорока странах: в течение периода зависимости победа над вашей американской базой уничтожает всё, что на ней построено. По истечении пяти лет международная регистрация становится полностью независимой, и ничто, происходящее с американским знаком, её не затрагивает.

Стандартная защита — сделать базовую заявку настолько близкой к пуленепробиваемой, насколько возможно, до международной подачи:

• Сначала проведите комплексный поиск на чистоту, не только по базе USPTO, но и по использованиям по общему праву, которые могут подпитывать возражение.
• Рассмотрите возможность дождаться регистрации в США, а не подавать на основе находящейся на рассмотрении заявки, если позволяют сроки. Зарегистрированную базу убить труднее, чем находящуюся на рассмотрении.
• Подавайте американскую заявку с расчётом на экспертизу — точные заявления об использовании, образцы, которые выдержат проверку, и описания, составленные так, чтобы выдержать экспертизу, а не проскочить наспех.

Если ваш американский знак уже под атакой или находится в переполненной области, где вероятно возражение, зависимость по Мадридскому протоколу превращает внутреннюю стычку в глобальный риск. Это ситуация для прямой подачи.

Трансформация: спасательный выход, если ваша база падёт​

Центральная атака звучит катастрофически, но договор предусматривает парашют под названием трансформация. Если ваша международная регистрация аннулирована из-за провала базовой заявки, вы можете преобразовать расширение охраны в отдельные национальные заявки в каждой указанной стране — и каждая преобразованная заявка сохраняет дату приоритета исходной международной регистрации.

Трансформация — это настоящее спасение, но не бесплатное и не автоматическое: вы должны действовать в течение короткого окна (обычно три месяца), уплатить национальные пошлины каждой страны и обычно привлечь местного юриста для ведения преобразованных заявок. Сохранённая дата приоритета удерживает ваше место в очереди перед более поздними заявителями — но расходы и спешка — это именно то, от чего Мадридский протокол должен был вас избавить. Относитесь к трансформации как к страховке, а не как к плану.

Мадридский протокол против прямой подачи в каждую страну​

Ни один из маршрутов не доминирует над другим. Правильный выбор зависит от того, сколько стран вам нужно, насколько важна каждая из них по отдельности и насколько рискованна ваша базовая заявка.

Мадридский протокол обычно выигрывает, когда вам нужна охрана в трёх или более странах-участницах; когда важно централизованное управление — одно продление каждые десять лет, одна запись об изменении имени, адреса или уступке, одно последующее указание для добавления рынков; когда вы хотите быстро двигаться во многих юрисдикциях одновременно; и когда указание ЕС как блока, что значительно дешевле, чем подача по всей Европе страна за страной.

Прямая национальная подача обычно выигрывает, когда важны только одна-две страны; когда вам нужна версия знака на местном языке, которая не может совпадать с американским базовым знаком; когда классификационная практика рынка требует тщательного местного составления описания, которое суженное американское описание не может обеспечить; когда соображения правоприменения оправдывают самостоятельную стратегию на рынке высокого риска; когда ваша цель включает страну, не являющуюся участницей; или когда ваша американская база уязвима и пятилетняя зависимость — неприемлемый риск.

Ничто не заставляет вас выбирать один маршрут для всего. Многие компании подают напрямую на своих одном-двух самых важных рынках и используют Мадридский протокол для длинного хвоста — ремень и подтяжки, с риском зависимости, изолированным для портфеля, который может его выдержать.

Две ловушки, которые подстерегают подающих впервые​

Предварительные отказы — это нормально, но игнорировать их фатально. Отказ от указанного ведомства приходит с местным сроком и часто требует ответа на местном языке через местного квалифицированного представителя. Распространённые причины включают конфликты с существующими местными знаками, описания, которые местное ведомство считает слишком расплывчатыми, и формальности вроде требований транслитерации. Отмечайте в календаре каждый срок в день получения уведомления и готовьте местного юриста заранее. Оставленный без ответа отказ становится окончательным отказом, и охрана в этой стране просто никогда не наступает.

Публикация приносит мошеннические счета. Как только ВОИС публикует ваш знак в Бюллетене, название и адрес вашей компании становятся видны всем, кто следит за новыми заявками — включая организации, рассылающие официально выглядящие счета за фиктивные «регистрационные» или «публикационные» пошлины. ВОИС не взимает никакой пошлины за внесение международной регистрации в реестр сверх тарифных пошлин, которые вы уже уплатили, и никогда не просит оплату по почтовому счету. Платите пошлины за товарные знаки только через официальные каналы ВОИС или через вашего собственного юриста, ознакомьте сотрудников, отвечающих за оплату счетов, с тем, как выглядит настоящий счёт, и относитесь к любому неожиданному счёту за товарный знак как к мошенническому, пока не доказано обратное.

Практическое руководство для вывода бренда на глобальный рынок​

Пройдите эти шаги по порядку, прежде чем указать хотя бы одну страну:

1. Честно определите свои рынки. Составьте список того, где вы продаёте сегодня, где будете продавать в ближайшие три года и где подделки или имитации нанесут наибольший ущерб. Страны-производители тоже должны быть в списке — охрана там, где производятся ваши товары, — это способ остановить несанкционированное производство у источника.
2. Убедитесь, что Мадридский протокол охватывает их все. Проверьте каждую цель по текущему списку членов ВОИС. Выделите не-участников для прямой подачи с самого начала.
3. Очистите и укрепите американскую базу. Проведите полный поиск на чистоту, тщательно проведите американскую заявку через экспертизу и взвесьте ожидание регистрации перед выходом на международный уровень. Сила всего зарубежного ограничена силой заявки дома.
4. Составьте товары и услуги с оглядкой на самого придирчивого эксперта. Требования USPTO к точности ограничат ваш международный объём, поэтому вложите усилия в составление один раз, заранее, а не обнаруживайте пробел в иностранном отказе.
5. Указывайте широко, но осознанно. Включите вероятные рынки на три года вперёд сейчас, чтобы избежать перезапуска часов экспертизы позже — но пропустите страны, где у вас нет никакого правдоподобного коммерческого интереса, поскольку каждое указание добавляет пошлины и риск отказа.
6. Составьте бюджет на полную картину, а не только на пошлины за подачу. Пошлины ВОИС во франках, пошлина USPTO за заверение, время юриста, один-два вероятных отказа с местным юристом и десятилетнее продление. Затем отслеживайте каждый франк и доллар по мере расходования: чистые записи по странам — это то, что позволяет судить, окупает ли себя охрана каждого рынка.
7. Отметьте всё в календаре дважды. Сроки отказов, пятилетняя годовщина зависимости и десятилетнее продление — у всего есть жёсткие границы. Пропущенное продление за рубежом — тихий, дорогой способ потерять права, за которые вы уже заплатили, чтобы их получить.

Ведите бухгалтерию глобального бренда так же организованно, как его портфель​

Международный портфель товарных знаков — это финансовый актив с документальным следом в нескольких валютах — пошлины ВОИС в швейцарских франках, пошлина USPTO за заверение в долларах, счета местных юристов в зависимости от стоимости каждого отказа и продление каждые десять лет, которое вы не можете позволить себе пропустить. Записывать каждую из этих статей как отдельный, категоризированный расход с того дня, как деньги уходят, — это то, что превращает многострановую подачу из коробки из-под обуви с иностранными счетами в актив, который вы можете оценить, правильно амортизировать и защитить во время налоговой проверки.

Beancount.io обеспечивает бухгалтерию в виде простого текста, которая даёт вам полную прозрачность и контроль над вашими финансовыми данными — никаких чёрных ящиков, никакой привязки к поставщику. Начните бесплатно и узнайте, почему разработчики и финансовые специалисты переходят на бухгалтерию в виде простого текста.