고객이 기억하는 이름의 핫소스를 판매하고 있는데, Shopify 스토어에 런던에서 첫 도매 문의가 들어왔습니다. 흥미진진한 순간이죠 — 그런데 누군가 귀하의 상표가 영국까지 보호되는지 묻는다면? 아닙니다. 상표권은 국경에서 멈춥니다. 미국 등록은 영국, 캐나다, 유럽연합, 그 어디에서도 권리를 주지 않습니다. 그리고 전통적인 해결책 — 모든 국가에서 변호사를 고용하고, 모든 언어로 출원하고, 모든 수수료를 개별적으로 지불하는 것 — 은 12명 규모의 회사가 아니라 다국적 기업의 예산 항목처럼 보입니다.
마드리드 의정서는 바로 이 공백을 위해 존재합니다. 세계지식재산기구(WIPO)가 관리하는 국제 조약으로, 하나의 출원서, 하나의 언어로 130개국 이상에서 동시에 상표 보호를 신청할 수 있게 해줍니다. 사우디아라비아가 오늘부로 이 시스템에 가입하여, 회원국은 117개국, 대상 국가는 133개국으로 늘어났습니다 — 이는 세계 무역의 80% 이상에 해당합니다. 이 시스템이 어떻게 작동하는지, 비용은 얼마인지, 모든 출원인이 반드시 이해해야 할 5년의 함정, 그리고 언제 직접 출원하는 것이 나은지 알아보겠습니다.
마드리드 의정서란 실제로 무엇이며, 무엇이 아닌가
마드리드 의정서(공식 명칭: 표장의 국제 등록에 관한 마드리드 협정에 관한 의정서)는 출원 시스템이지, 글로벌 상표가 아닙니다. 이 구분이 이 글에서 가장 중요한 점입니다.
하는 일: 서류 작업을 중앙화합니다. 본국의 상표청 — 미국 기업의 경우 미국 특허상표청(USPTO) — 을 통해 단일 국제 출원서를 제출하고, 스위스 프랑으로 한 세트의 수수료를 납부하며, 보호받고자 하는 회원국을 지정합니다. WIPO는 형식 요건을 심사하고, 국제 등록부에 상표를 등록하고, WIPO 국제상표공보에 공고하며, 지정한 각 국가로 송부합니다.
하지 않는 일: 아무것도 부여하지 않습니다. 각 지정 국가는 자국의 상표법에 따라 출원을 심사하고, 자국의 기준을 적용하며, 보호를 전면 거절할 수 있습니다. 호주에서 순조롭게 통과된 마드리드 출원이 일본과 중국에서 서로 아무 관련 없는 사유로 잠정 거절될 수 있습니다. 이는 여러 심사관에게 보낸 하나의 봉투이지, 그들 모두를 구속하는 하나의 결정이 아닙니다.
여기서 두 가지 결과가 따릅니다. 첫째, 여전히 국가별 전략이 필요합니다: 지금 중요한 시장, 3년 후 중요할 수 있는 시장, 거절 가능성이 높아 현지 변호사 비용을 예산에 반영해야 할 곳. 둘째, 마드리드는 회원국만 대상으로 합니다 — 소수의 경제권은 여전히 시스템 밖에 있으므로, 하나의 출원이 판매하는 모든 곳에 도달한다고 가정하기 전에 WIPO의 현재 회원국 명단과 정확한 대상 목록을 대조하여 확인하십시오.
기초 상표: 미국 출원이 토대입니다
출원하려면 기초 출원 또는 기초 등록이라고 하는 본국 앵커가 필요합니다 — 미국 출원인의 경우 USPTO에 이미 출원된 상표 출원 또는 이미 발급된 등록입니다. 승인을 기다릴 필요는 없습니다. 미국 출원이 접수된 날부터 국제 출원 자격이 생깁니다.
국제 출원을 이 앵커에 묶는 세 가지 규칙이 있습니다:
- 동일 소유자. 국제 출원인은 미국 출원을 소유한 동일인 또는 동일 회사여야 합니다.
- 동일 상표. 국제 출원의 상표는 기초 상표와 일치해야 합니다. 이 단계에서는 해외 고객을 위해 로고를 손볼 수 없습니다.
- 동일하거나 더 좁은 상품 및 서비스. 해외에서 미국 출원이 포함하는 것보다 적은 상품 및 서비스를 청구할 수 있지만, 더 많이는 절대 안 됩니다. 미국 출원이 핫소스를 포함한다면, 마드리드를 이용해 본국에서 청구한 적 없는 레스토랑 서비스를 추가할 수 없습니다.
이 축소 규칙에는 미국 특유의 문제가 있습니다: USPTO가 상품 및 서비스 설명에 유난히 정밀한 서술을 요구하기 때문에, 미국 기반 마드리드 출원은 직접 국가 출원보다 해외에서 더 좁은 보호를 받는 경우가 많습니다. 핵심 시장 하나에서의 폭이 전부라면, 그것만으로 그곳에 직접 출원하는 쪽으로 결정이 기울 수 있습니다.
출원이 USPTO에서 세계로 이동하는 과정
여정에는 네 단계가 있으며, 각 단계는 서로 다른 기관이 담당합니다:
- USPTO를 통해 출원합니다. 미국 출원인은 USPTO를 통해 국제 출원을 제출하며, 역사적으로는 TEASi 시스템을 통해 이루어졌고 현재 WIPO의 Madrid e-Filing 플랫폼으로 전환 중입니다. 기초 출원 또는 등록 번호를 기재하고, 상표를 재현하고, 상품 및 서비스를 명시하고(미국 출원 범위 내에서), 보호받고자 하는 국가를 지정합니다.
- USPTO가 인증하고 송부합니다. USPTO는 국제 출원이 기초 출원과 일치하는지 — 동일 상표, 동일 소유자, 범위 내 상품 및 서비스 — 확인하고, WIPO 수수료에 더해 자체적인 클래스당 인증 수수료와 함께 국제사무국으로 송부합니다.
- WIPO가 형식 요건을 심사합니다. 국제사무국은 서류가 완전한지, 수수료가 납부되었는지, 분류가 적절한지 확인합니다. 문제가 있으면 기한이 명시된 불비 통지를 발행합니다. 모든 것이 확인되면 WIPO는 상표를 등록하고, 국제 등록 번호와 날짜를 발급하며, 모든 지정 국가에 통보합니다.
- 각 국가가 실체를 심사합니다. 각 지정 관청은 현지법에 따라 출원을 심사합니다. 각 관청은 거절을 발행할 수 있는 제한된 기간, 일반적으로 12~18개월을 가집니다. 그 기간이 끝날 때까지 침묵이 있으면 일반적으로 보호가 기본적으로 부여된 것으로 간주됩니다.
수개월에서 1년 이상을 예상하시고, 한 국가에서의 거절이 다른 국가에 영향을 미치지 않는다는 점을 기억하십시오: 한 국가에서 거절과 싸우는 동안 40개국에서 등록이 유효할 수 있습니다.
비용: 스위스 프랑으로 된 단일 수수료 체계
마드리드 수수료는 WIPO의 공식 요율표에서 나오며, 스위스 프랑(CHF)으로 납부하고, 세 가지 구성 요소가 있습니다:
- 기본 수수료: 흑백 상표 653 CHF, 색상을 청구하는 경우 903 CHF. 이것이 국제 출원 자체의 입장료입니다.
- 국가당 지정 수수료. 표준 요율표에 있는 국가는 각 100 CHF의 정액 보완 수수료를 부과합니다 — 국가당 약 $110입니다. 그러나 많은 주요 시장은 대신 개별 수수료를 부과하기로 선택했으며, 종종 국가당 200~300 CHF 이상입니다. 모든 회원국을 포괄하는 EU 단일 지정은 이 시스템에서 가장 가성비가 좋은 것 중 하나입니다: 24개국의 개별 출원 대신 하나의 지정 수수료입니다.
- 3개 클래스 초과 시 클래스당 100 CHF의 추가 수수료. 상표가 3개 이상의 니스 분류 클래스를 포함하는 경우, 추가 클래스마다 100 CHF가 부과됩니다.
WIPO 수수료 위에 USPTO의 클래스당 인증 수수료와 변호사 비용이 추가됩니다. 연구에 따르면 별도 국가 출원 대비 최대 60%까지 절감할 수 있으며, 국가 수가 늘어날수록 절감액도 커집니다 — 가장 큰 절감은 갱신 시에 발생하는데, 마드리드 갱신 한 번이 수십 건의 국가별 갱신을 대체합니다.
두 가지 비용 경고가 계산을 정직하게 유지합니다. 첫째, 나중에 후속 지정을 통해 국가를 추가하면 각 신규 관할권에서 심사 시계가 다시 시작되므로, 예상 시장을 처음에 지정하는 것이 나중에 조금씩 추가하는 것보다 일반적으로 저렴합니다. 둘째, 외국어로 현지 변호사를 고용해야 하는 잠정 거절은 해당 국가의 출원 절감액을 빠르게 상쇄할 수 있습니다. 어떤 프로젝트에서든 예비비 항목을 예산에 반영하듯 한두 건의 거절을 대비하십시오.
5년 의존성: 센트럴 어택 해설
일부 출원인에게 마드리드를 위험하게 만드는 함정이 여기 있습니다. 국제 등록이 발급된 후 처음 5년 동안, 국제 등록은 미국 기초 출원에 법적으로 의존합니다. 기초 출원이 거절되거나 포기되거나, 기초 등록이 취소되거나 축소되면 — USPTO 거절, 이의신청, 취소 심판, 또는 법원 결정을 통해 — 국제 등록은 모든 지정 국가에서 같은 운명을 겪습니다. 이 연쇄적 붕괴를 센트럴 어택이라고 하며, 마드리드 시스템에만 고유합니다.
실제로, 40개국 포트폴리오를 죽이려는 경쟁자는 40개국에서 귀하와 싸울 필요가 없습니다: 의존 기간 동안 미국 기초를 무너뜨리면 그 위에 세워진 모든 것이 무너집니다. 5년이 만료되면 국제 등록은 완전히 독립하게 되고, 미국 상표에 무슨 일이 생겨도 영향을 받지 않습니다.
표준 방어책은 국제 출원 전에 기초 출원을 가능한 한 완벽하게 만드는 것입니다:
- 먼저 포괄적인 권리 조사(clearance search)를 실시하십시오, USPTO 데이터베이스뿐만 아니라 이의신청을 유발할 수 있는 관습법적 사용도 포함합니다.
- 일정이 허락한다면, 계류 중인 출원보다 미국 등록을 기다리는 것을 고려하십시오. 등록된 기초는 계류 중인 것보다 무너뜨리기 어렵습니다.
- 심사를 염두에 두고 미국 출원을 작성하십시오 — 정확한 사용 주장, 심사를 견딜 수 있는 견본, 서둘러 통과시키기보다 심사를 견디도록 작성된 설명.
미국 상표가 이미 공격받고 있거나, 이의신청이 예상되는 혼잡한 분야에 있다면, 마드리드의 의존성은 국내 소규모 충돌을 글로벌 위험으로 바꿉니다. 그것이 직접 출원 상황입니다.
전환(Transformation): 기초가 무너질 경우의 탈출구
센트럴 어택은 재앙처럼 들리지만, 조약은 전환(transformation)이라는 낙하산을 제공합니다. 기초 출원 실패로 국제 등록이 취소되면, 각 지정 국가에서 보호의 확장을 별도의 국내 출원으로 전환할 수 있으며 — 각 전환된 출원은 원래 국제 등록의 우선일을 유지합니다.
전환은 진정한 구제책이지만, 무료도 자동도 아닙니다: 짧은 기간(일반적으로 3개월) 내에 조치해야 하고, 각 국가의 국내 수수료를 납부해야 하며, 일반적으로 전환된 출원을 처리할 현지 변호사를 선임해야 합니다. 보존된 우선일은 나중 출원인보다 앞선 순위를 지켜주지만 — 비용과 분주함은 바로 마드리드가 면해주려 했던 것입니다. 전환을 계획이 아닌 보험으로 취급하십시오.
마드리드 vs. 각 국가에 직접 출원
어느 경로도 다른 쪽을 압도하지 않습니다. 올바른 선택은 필요한 국가 수, 각 국가의 개별적 중요성, 기초 출원의 위험도에 달려 있습니다.
마드리드가 유리한 경우 3개 이상의 회원국에서 보호가 필요할 때; 중앙 집중식 관리가 중요할 때 — 10년마다 한 번의 갱신, 이름 변경, 주소 변경, 양도에 대한 한 번의 기록, 시장 추가를 위한 한 번의 후속 지정; 여러 관할권에서 동시에 빠르게 움직이고 싶을 때; 그리고 EU를 블록으로 지정할 때, 이는 유럽 전역에서 국가별로 출원하는 것보다 극적으로 저렴합니다.
직접 국가 출원이 유리한 경우 한두 국가만 중요할 때; 미국 기초 상표와 일치할 수 없는 현지 언어 버전의 상표가 필요할 때; 시장의 분류 관행이 축소된 미국 설명으로는 지원할 수 없는 신중한 현지 작성이 필요할 때; 고위험 시장에서 독자적 전략을 정당화하는 집행 문제가 있을 때; 대상에 비회원국이 포함될 때; 또는 미국 기초가 취약하고 5년 의존성이 용납할 수 없는 위험일 때.
모든 것에 대해 한 경로를 선택해야 하는 것은 아닙니다. 많은 회사가 가장 중요한 한두 시장에서는 직접 출원하고 나머지 대부분은 마드리드를 이용합니다 — 안전벨트와 멜빵을 동시에 채우는 셈이며, 의존성 위험은 이를 감당할 수 있는 포트폴리오에만 국한됩니다.
첫 출원인을 잡는 두 가지 함정
잠정 거절은 정상입니다 — 무시하는 것은 치명적입니다. 지정 관청의 거절은 현지 기한과 함께 도착하며, 종종 현지 자격을 갖춘 대리인을 통해 현지 언어로 응답해야 합니다. 흔한 원인으로는 기존 현지 상표와의 충돌, 현지 관청이 너무 모호하다고 판단하는 설명, 음역 요건과 같은 형식 문제가 있습니다. 통지가 도착한 날 모든 기한을 달력에 표시하고, 필요하기 전에 현지 변호사를 확보하십시오. 응답하지 않은 거절은 최종 거절이 되며, 해당 국가의 보호는 그냥 일어나지 않습니다.
공고는 사기 청구서를 불러옵니다. WIPO가 귀하의 상표를 공보에 공고하면, 회사명과 주소가 새로운 출원을 지켜보는 모든 사람에게 — 가짜 "등록" 또는 "공고" 수수료에 대해 공식처럼 보이는 청구서를 우편으로 보내는 조직을 포함하여 — 공개됩니다. WIPO는 이미 납부한 요율표 수수료 외에 국제 등록 기록에 대해 어떤 수수료도 부과하지 않으며, 우편 청구서로 납부를 요구한 적이 없습니다. 상표 수수료는 WIPO 공식 채널이나 귀하의 변호사를 통해서만 납부하고, 미지급 담당 직원에게 실제 청구서가 어떻게 생겼는지 알려주고, 예상치 못한 모든 상표 청구서는 반증이 없는 한 사기로 취급하십시오.
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단일 국가를 지정하기 전에 다음 단계를 순서대로 진행하십시오:
- 시장을 정직하게 지도화하십시오. 오늘 판매하는 곳, 향후 3년 내 판매할 곳, 위조품이나 모방품이 가장 큰 피해를 줄 곳을 나열하십시오. 제조 국가도 목록에 포함되어야 합니다 — 상품이 만들어지는 곳에서의 보호가 무단 생산을 근원에서 막는 방법입니다.
- 마드리드가 모든 곳에 도달하는지 확인하십시오. 모든 대상을 WIPO의 현재 회원국 목록과 대조하십시오. 처음부터 비회원국은 직접 출원으로 분리하십시오.
- 미국 기초를 정리하고 강화하십시오. 전체 권리 조사를 실시하고, 미국 출원을 신중하게 처리하고, 국제 출원 전에 등록을 기다리는 것을 검토하십시오. 해외의 모든 것은 본국 출원의 강도에 의해 상한이 정해집니다.
- 가장 까다로운 심사관을 염두에 두고 상품 및 서비스를 작성하십시오. USPTO의 정밀성 요구는 국제적 범위를 제한하므로, 외국 거절에서 그 격차를 발견하기보다는 처음에 한 번 작성 노력을 투자하십시오.
- 광범위하지만 신중하게 지정하십시오. 나중에 심사 시계를 다시 시작하지 않도록 예상 3년 시장을 지금 포함시키십시오 — 그러나 상업적 이해관계가 없는 국가는 건너뛰십시오. 모든 지정은 수수료와 거절 노출을 추가합니다.
- 출원 수수료만이 아니라 전체 그림을 예산에 반영하십시오. 프랑으로 된 WIPO 수수료, USPTO 인증 수수료, 변호사 시간, 현지 변호사와 함께 한두 건의 예상 거절, 10년 갱신. 그런 다음 지출할 때마다 모든 프랑과 달러를 추적하십시오: 깨끗한 국가별 기록이 있어야 각 시장의 보호가 그 비용을 정당화하는지 판단할 수 있습니다.
- 모든 것을 두 번 달력에 표시하십시오. 거절 기한, 5년 의존성 기념일, 10년 갱신은 모두 엄격한 마감이 있습니다. 해외에서 갱신을 놓치는 것은 이미 획득하기 위해 비용을 지불한 권리를 조용하고 값비싸게 잃는 방법입니다.
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국제 상표 포트폴리오는 여러 통화로 된 증빙 기록이 있는 금융 자산입니다 — 스위스 프랑으로 된 WIPO 수수료, 달러로 된 USPTO 인증 수수료, 각 거절 비용에 따른 현지 변호사 청구서, 그리고 놓칠 여유가 없는 10년마다의 갱신. 돈이 움직이는 날부터 각각을 별개의 분류된 비용으로 기록하는 것이 다국적 출원을 외국 청구서의 신발 상자에서 가치를 평가하고, 올바르게 상각하고, 세금 신고 시기에 방어할 수 있는 자산으로 바꾸는 방법입니다.
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