출원 수수료를 냈고, 심사를 통과했고, 등록증을 고객이 볼 수 있는 곳에 걸어 두었습니다. 아무도 당신을 위해 액자에 넣어주지 않은 부분이 있습니다. 바로 그 등록증에는 유지 관리 기한이 따른다는 것이고, 첫 번째 기한은 등록일로부터 5주년과 6주년 사이에 찾아옵니다. 제출 기간을 놓치고, 그 후의 6개월 유예 기간마저 놓치면, USPTO는 등록을 완전히 취소합니다. 어떤 이의신청으로도 되살릴 수 없습니다. 완전히 새로운 출원, 새로운 출원일, 그리고 수년에 걸쳐 쌓아온 모든 우선권 이점을 잃은 채 처음부터 다시 시작해야 합니다.
이것은 드문 함정이 아닙니다. 미제출로 인한 취소는 소규모 사업체가 연방 상표 보호를 잃는 가장 흔한 방식 중 하나이며, 이는 전적으로 일정 관리 문제입니다. 여기 당신이 해야 할 모든 유지 관리 제출, 각각의 비용, 그리고 일상적인 서류 작업을 취소된 등록으로 바꾸는 실수들을 소개합니다.
등록에 유지 관리가 필요한 이유
연방 상표 등록은 영원히 보유하는 소유권 증서가 아닙니다. 그것은 특정 상품이나 서비스에 대해 특정 표장을 상거래에서 사용하고 있다는 당신의 주장에 대한 USPTO의 공개 기록입니다. 전체 시스템이 사용에 기반하기 때문에, 의회는 당신이 여전히 표장을 사용하고 있음을 위증죄의 처벌 아래 서약하고 — 사용하지 않는 것은 모두 삭제해야 하는 — 확인 지점들을 만들어 두었습니다.
서류 작업이 따르는 "사용하거나 잃거나(use-it-or-lose-it)"라고 생각하십시오:
- 5년과 6년 사이: 계속 사용에 관한 Section 8 선언을 제출합니다.
- 약 5년차 이후: 선택적으로 등록을 불쟁송(incontestable)으로 만들기 위한 Section 15 선언을 제출합니다.
- 9년과 10년 사이, 그리고 그 후 매 10년마다: Section 8 선언과 Section 9 갱신을 통합하여 제출합니다.
각 기간에는 할증료가 붙는 6개월 유예 기간이 있습니다. 유예 기간이 닫히면 구제도, 지연 청원도, 복원도 없습니다. 지금 기간을 일정에 등록하십시오. USPTO의 알림은 예의일 뿐 의무가 아니기 때문입니다 — 이에 대해서는 아래에서 더 다룹니다.
5~6년차 제출: Section 8 선언
Section 8 선언은 가장 많은 등록을 죽이는 제출물입니다. 소유자들이 상표에 대해 생각하기를 그만둔 바로 그 시점에 도래하기 때문입니다. 등록일로부터 5주년과 6주년 사이에, 당신은 표장이 나열된 상품이나 서비스에 대해 여전히 상거래에서 사용되고 있거나, 사용하지 않음이 특별한 사정으로 인해 정당화된다는 선언을 제출해야 합니다.
제출에 필요한 세 가지:
1. 클래스당 $325의 수수료. 단일 클래스 등록은 $325입니다. 등록이 세 개의 클래스를 포괄한다면 — 예컨대 의류, 소매점, 온라인 소프트웨어 — 제출 비용은 $975입니다. 이 글의 모든 클래스당 수수료는 같은 방식으로 배가되므로, 예산을 세우기 전에 클래스를 세십시오.
2. 클래스당 하나의 견본(specimen). 견본은 당신이 등록이 주장하는 방식대로 표장을 사용하고 있다는 실제 증거입니다. 상품의 경우, 이는 제품, 그 포장, 또는 판매 시점에서 상품과 연관된 진열물 위의 표장 사진을 의미합니다. 서비스의 경우, 광고나 서비스 제공에 사용된 표장을 의미합니다 — 제공되는 서비스 옆에 표장을 보여주는 웹사이트 스크린샷이면 됩니다.
효과가 없는 것: 목업(mockup), 디지털로 조작된 이미지, 인쇄 교정지, 그리고 상품의 경우 광고만 있는 것. USPTO는 인위적으로 보이는 견본을 일상적으로 거부하며, 심사관들은 모든 수법을 보아 왔습니다. 고객이 실제로 마주칠 수 있는 것을 제출하십시오.
3. 더 이상 판매하지 않는 모든 것의 삭제. 이것이 소유자들이 건너뛰는 단계이며, 가장 위험한 단계입니다. 등록에 열 개의 제품이 나열되어 있고 지금은 여섯 개를 판매한다면, 제출 시 나머지 네 개를 등록에서 삭제해야 합니다. 이 선언은 선서 아래 서명됩니다. 단종한 상품에 표장을 사용한다고 맹세하는 것은 전체 등록에 대한 사기 주장을 뒷받침할 수 있는 허위 진술이며 — 당신의 제출물을 USPTO의 감사 프로그램의 표적으로 만듭니다.
삭제에는 올바른 순서가 있습니다. Section 8 선언을 제출하기 전에 상품, 서비스, 또는 전체 클래스를 삭제하는 것은 비용이 들지 않습니다 — 수수료 일정은 그 변경을 $0으로 정합니다. 제출 후 하지만 승인 전에 삭제하는 것은 클래스당 $250이 듭니다. 먼저 자신의 상품 목록을 감사하고, 무료 정리 변경을 제출한 다음, 남은 것에 대해 선언을 제출하십시오.
받을 가치가 있는 업그레이드: Section 15 불쟁송성
대부분의 소유자는 선택적인 Section 15 선언을 5~6년차 기간에 Section 8과 함께 제출합니다 — 5년의 연속 사용이 누적된 이후라면 어느 시점에든 제출할 수 있습니다 — 그리고 이것은 상표 유지 관리에서 최고의 가치입니다. 클래스당 $250 — Section 8과 결합하면 클래스당 $575 — 로, 등록을 불쟁송(incontestable) 지위로 승격시킵니다.
불쟁송성은 이름이 암시하는 것을 의미하지 않습니다. 누구도 당신의 표장에 도전할 수 없다는 뜻이 아닙니다. 그것이 주는 것은 등록된 상품이나 서비스에 대한 표장 사용의 독점적 권리에 대한 결정적 증거이며, 이는 가장 흔한 공격 경로를 차단합니다: 도전자는 더 이상 당신의 표장이 단지 서술적이라거나, 더 이른 미등록 사용으로 우월한 권리를 가진다거나, 또는 그 밖의 표준적 근거로 등록의 유효성을 공격할 수 없습니다. 남은 항변 — 등록 취득에서의 사기, 포기, 일반명사화, 그리고 소수의 다른 것들 — 은 훨씬 오르기 힘든 언덕입니다.
자격을 갖추려면 세 가지를 맹세해야 합니다:
- 표장이 등록 후 5년 연속으로 상거래에서 계속 사용되었습니다.
- 당신의 소유권 주장에 반하는 최종 법원 또는 USPTO 결정이 존재하지 않습니다.
- 표장에 대한 당신의 권리를 다투는 절차가 어디에도 계류 중이지 않습니다.
세 번째 조건이 존중해야 할 조건입니다. 표장에 관한 이의신청, 취소, 또는 침해 소송이 계류 중이라면 제출할 수 없으며 — 그럼에도 제출하면 허위 선서 진술이 됩니다. 문제가 없다면 Section 15를 제출하십시오. 5년의 조용하고 연속적인 사용이 바로 불쟁송성이 보상하는 것이며, 이 제출은 당신의 무사한 이력을 법적 방패로 전환합니다.
10년 갱신: Section 8과 Section 9 통합
등록 9주년과 10주년 사이 — 그리고 그 후 매 10년마다, 19년과 20년 사이, 29년과 30년 사이 등 — 당신은 Section 8 선언과 Section 9 갱신 출원을 통합하여 제출합니다. Section 8 부분은 새로운 견본으로 계속 사용을 다시 증명하고, Section 9 부분은 등록을 또 다른 10년 동안 갱신합니다.
통합 제출은 클래스당 $650입니다 (각 섹션당 $325). 따라서 세 개의 클래스로 된 등록은 변호사 시간을 제외하고 정부 수수료만으로 매 10년마다 $1,950이 듭니다. 이 숫자는 몇 년 전 훨씬 적었던 출원 수수료를 기억하는 소유자들을 놀라게 하며, 그래서 갱신은 예상치 못한 지출 항목이 아니라 장기 예산에 속합니다.
동일한 삭제 원칙이 적용됩니다. 10년이면 전체 제품 라인이 생겼다 사라지기에 충분합니다. 상품 및 서비스 목록을 한 줄씩 살펴보고, 중단한 것은 무료 사전 제출 변경을 통해 삭제하고, 증명할 수 있는 목록에 대해 갱신을 제출하십시오.
늦게 제출하는 사람을 구하는 유예 기간
위의 모든 유지 관리 기간에는 6개월의 유예 기간이 있습니다:
- Section 8 유예: 기간이 닫힌 후 최대 6개월까지 클래스당 추가 $100로 제출.
- Section 9 유예: 동일한 구조로, 갱신 수수료에 클래스당 $100 추가.
- 유예 기간 내 Section 8과 9 통합: 클래스당 $850, 이는 $650 기본액에 두 개의 $100 할증료를 더한 것입니다.
- 유예 기간 내 Section 8과 15 통합: 클래스당 $675.
유예 기간은 진정으로 관대합니다 — 할증료를 낸 지연 제출은 적시 제출과 동일하게 취급됩니다. 그러나 그것은 또한 절벽입니다. 유예 기간이 제출 없이 만료되면, USPTO는 등록을 취소하며, 유지 실패로 인한 취소는 최종적입니다. 되돌아가는 유일한 길은 완전히 새로운 출원을 하는 것입니다: 새로운 심사, 새로운 이의신청 공고, 새로운 수수료, 그리고 수년의 우선권을 포기하는 새로운 출원일. 그 사이에 유사한 표장을 사용하기 시작한 사람은 이제 당신의 새 출원보다 더 이른 권리를 갖습니다.
감사 함정: 정직한 제출이 왜 문제로 표시되는가
2017년 이래로 USPTO는 Section 8 및 Section 71 제출물의 일부를 무작위로 선정하여 — 역사적으로 약 10% — 추가 사용 증거를 요구하는 상시 등록 후 감사 프로그램을 운영해 왔습니다. 당신의 제출이 감사 대상이 되면, USPTO는 일반적으로 이미 제출한 것 외에 클래스당 두 개의 추가 상품 또는 서비스에 대한 견본을 요구하는 의견서(office action)를 발행합니다.
소유자들을 방심하게 하는 두 가지 감사 규칙:
감사를 무시하면 모든 것이 취소됩니다. 감사 의견서에 응답하지 않으면, USPTO는 감사 대상 상품만이 아니라 전체 등록을 취소합니다. 감사 응답 기한은 원래 제출 기한만큼이나 치명적입니다.
감사 대상 상품만 삭제하면 역효과가 납니다. 감사 대상 항목에 대한 사용을 증명할 수 없는 소유자들은 종종 그 항목만 삭제하고 넘어가려 합니다. USPTO는 이를 제출이 사용을 과다 주장했다는 인정으로 취급하고, 아직 문서화하지 않은 남은 모든 상품과 서비스에 대한 사용 증거를 요구하는 두 번째 의견서로 응답합니다. 올바른 대응은 증명할 수 있는 것은 증명하고, 뒷받침할 수 없는 등록 내 다른 모든 것을 자발적으로 삭제하는 것입니다 — 제출 전에 했어야 할 전체 정리를, 이제 기한 압박 속에서 클래스당 $250을 내고 하는 셈입니다.
감사 프로그램은 너무 많은 소유자가 상품 목록을 장식으로 취급하기 때문에 존재합니다. 자신의 목록을 연중 내내 정확하게 유지하면 감사는 사소한 일입니다: 이미 유지하고 있는 파일에서 견본 두 개를 더 꺼내면 됩니다.
좁은 탈출구: 정당화되는 미사용
지금 표장을 정말로 사용하고 있지 않다면 어떻게 됩니까? Section 8은 정당화되는 미사용(excusable nonuse) 주장을 허용하지만, 기준은 좁습니다: 당신의 통제를 벗어난 특별한 사정으로 인한 미사용이며, 표장을 포기하지 않았음을 보여주는 사실관계가 있어야 합니다. 전형적인 예로는 파괴된 공장의 재건, 시장을 막는 무역 금수 조치, 또는 폐지를 기다리는 규제 금지 등이 있습니다.
자격이 되지 않는 것: 제품을 재설계하는 동안 판매를 중단하는 것, 자금을 기다리는 것, 사업에서 잠시 쉬는 것, 또는 "상황이 나아지면" 재개할 계획. 그것들은 사업 결정이지 당신의 통제를 벗어난 사정이 아닙니다. 정당화되는 미사용 주장에는 구체적인 사실, 날짜, 그리고 사용 재개를 향한 구체적인 조치의 증거가 필요합니다. 사실관계가 진정으로 맞을 때만 제출하십시오 — 약한 주장은 피하려던 조사를 불러들입니다.
마드리드 의정서를 통해 등록한 경우
마드리드 의정서에 따라 국제 등록을 미국으로 확장한 소유자는 평행한 경로를 따릅니다. Section 8 대신 Section 71 사용 선언을 제출하며, 동일한 56년 및 910년 주기와 동일한 클래스당 $325 수수료가 적용됩니다. 이 등록들의 경우 USPTO에서 Section 9 갱신은 없습니다 — 기초가 되는 국제 등록은 워싱턴이 아니라 세계지식재산권기구(World Intellectual Property Organization)를 통해 갱신됩니다. 가장 흔한 마드리드 유지 관리 실수는 잘못된 섹션의 양식을 제출하는 것이므로, 아무것도 제출하기 전에 당신의 등록이 어느 트랙에 있는지 확인하십시오.
등록을 벽이 아니라 장부에 올려 두십시오
상표 유지 관리는 법적 이유보다 회계 이유로 실패합니다: 아무도 기한을 일정에 등록하지 않았고, 아무도 클래스당 수수료를 예산에 넣지 않았고, 알림 이메일은 퇴사한 직원의 받은편지함으로 갔습니다. 등록을 그것이 지닌 자산으로 대우하십시오:
- 모든 기한을 두 번 일정에 등록하십시오. 각 등록에 대해 기간 개시일과 유예 기간 종료일을 달력에 표시하고, 1년 전에 알림을 설정하십시오. USPTO는 실제로 각 기한 약 1년 전부터 예의상 이메일 알림을 보냅니다 — 그러나 기록된 서신 주소로만, 그리고 그 알림은 미수령이 아무것도 면제하지 않는다고 명시적으로 밝힙니다. 모든 직원 변동과 도메인 이전을 거쳐 그 주소를 최신으로 유지하십시오.
- 표장이 아니라 클래스당으로 예산을 세우십시오. 각 등록을 꺼내 클래스를 세고 곱하십시오: 5~6년차에 클래스당 $325 (Section 15를 추가하면 클래스당 $250 추가), 매 10년 갱신마다 클래스당 $650. 다섯 개 클래스로 된 포트폴리오는 하루 단위로 예측할 수 있는 일정에 따라 실질적인 비용이 듭니다.
- 유지 관리 비용을 올바르게 처리하십시오. 최초 등록 비용은 일반적으로 무형자산으로 자본화되지만, 지속적인 유지 관리 제출과 그것을 준비하는 법률 비용은 일반적으로 지급한 연도의 통상적인 공제 가능 사업 경비입니다. USPTO 영수증을 세금 파일과 함께 보관하십시오 — 클래스당 수수료는 문서화된 공제로 합산됩니다.
- 상품 목록을 매년 검토하십시오. 등록의 상품 목록을 실제로 판매하는 것과 비교하는 데 걸리는 5분이 5~6년차와 갱신 제출을 두렵게 만드는 대신 지루하게 만드는 것입니다. 기한 압박이 없을 때 무료 변경을 통해 죽은 목록을 삭제하십시오.
외국에 주소를 둔 소유자는 한 가지 요건을 더 유의해야 합니다: 모든 등록 후 제출은 미국 면허를 가진 변호사를 통해야 합니다. 처음부터 그 대리 비용을 유지 관리 비용에 예산으로 넣으십시오.
스스로 기억에 남는 서류 작업으로 포트폴리오를 살려 두십시오
당신의 상표는 유지 관리 일정만큼만 지속됩니다. 정직한 견본과 정리된 상품 목록으로 5년과 6년 사이에 Section 8을 제출하고, 5년의 조용한 기간이 자격을 부여하는 동안 Section 15를 추가하고, 매 10년마다 Section 8과 9 통합으로 갱신하고, 유예 기간을 계획이 아니라 비상구로 대우하십시오. 등록을 잃는 소유자는 약한 표장을 가진 사람들이 거의 아닙니다 — 일정 관리가 없는 사람들입니다.
같은 원칙이 모든 기한의 재무 측면에도 적용됩니다. Beancount.io는 투명하고, 버전 관리되며, AI에 바로 쓸 수 있는 플레인 텍스트 회계를 제공합니다 — 그래서 갱신 수수료, 클래스당 예산, 유지 관리 공제가 흩어진 영수증 대신 당신의 원장에 읽을 수 있는 항목으로 남습니다. 무료로 시작하십시오 그리고 개발자와 재무 전문가들이 왜 플레인 텍스트 회계로 전환하는지 확인하십시오.
