Passes tres anys al garatge construint un prototip. Presentes una sol·licitud de patent, l'oficina te la concedeix i un fabricant t'ofereix 750.000 dòlars més una regalia del 4% sobre cada unitat venuda. Sense planificació, aquests diners són ingressos ordinaris tributats a tipus de fins al 37%. Amb el llenguatge contractual adequat i una disposició poc coneguda del codi fiscal, aquests mateixos dòlars poden passar als trams de guanys de capital a llarg termini del 0%, 15% o 20%, fins i tot si vas acabar la invenció dimarts passat.
Aquesta disposició poc coneguda és la Secció 1235 de l'Internal Revenue Code, i ha sobreviscut silenciosament a totes les grans reformes fiscals de l'última dècada. Mentre que la Llei de Retallades d'Impostos i Ocupació (Tax Cuts and Jobs Act) va eliminar el tractament favorable dels guanys de capital per a la majoria d'actius intangibles de creació pròpia —com ara drets d'autor, fórmules secretes o invencions no patentades—, la Secció 1235 encara ofereix als titulars de patents una manera de transformar tota la transacció d'ingressos ordinaris en guanys de capital a llarg termini. El requisit és estret però precís: has de ser el tipus de contribuent adequat, has de transferir el tipus de propietat adequat i has de renunciar al tipus de drets adequat.
La majoria d'inventors, emprenedors de garatge i inversors en fases inicials no saben que aquesta norma existeix. Els que la coneixen sovint s'equivoquen perquè els seus advocats redacten una "llicència" que l'IRS tracta com una llicència, no com una venda. Les decisions de redacció preses en una sola tarda poden canviar una factura fiscal de set xifres en centenars de milers de dòlars.
Aquesta guia detalla qui es qualifica com a "titular", què significa realment "tots els drets substancials", per què la regla del període de retenció no importa, com interactua la Secció 1235 amb les exclusions per a propietats de creació pròpia posteriors a la TCJA, i les opcions de redacció de contractes que decideixen si l'IRS hi veu una venda o una regalia.
El benefici principal: guany de capital sense període de retenció
La norma habitual per als actius de capital és que els has de mantenir durant més d'un any per optar als tipus de guanys de capital a llarg termini. La Secció 1235 elimina aquesta norma per a les patents.
L'estatut estableix que una transferència qualificada de "tots els drets substancials d'una patent, o una participació indivisa en aquesta que inclogui una part de tots aquests drets, per part de qualsevol titular es considerarà la venda o permuta d'un actiu de capital mantingut durant més d'un any". La frase "mantingut durant més d'un any" és una ficció legal: el Congrés ordena a l'IRS que tracti la transacció com a llarg termini, independentment del poc temps que hagis estat realment el propietari de la patent.
Això és important perquè les patents sovint es transfereixen ràpidament. L'inventor acaba el prototip, presenta la sol·licitud i un comprador del sector apareix en qüestió de mesos. Sense la Secció 1235, el guany seria a curt termini, tributat a tipus ordinaris. Amb la Secció 1235, cada dòlar de guany és a llarg termini, tributat al tipus preferent de guanys de capital.
El benefici s'estén a l'estructura del pagament. El cessionari pot pagar-te mitjançant:
- Una suma global única al tancament
- Pagaments periòdics repartits durant la vida de la patent
- Pagaments contingents vinculats a la productivitat, l'ús o la disposició de la patent (una "regalia periòdica")
Totes tres estructures continuen produint guanys de capital a llarg termini sota la Secció 1235. Això és inusual. En la majoria de contextos, els pagaments contingents de la producció s'assemblen exactament a ingressos per regalies i es tributen com a ordinaris. La Secció 1235 anul·la explícitament aquesta intuïció.
Qui es considera un "titular"
La Secció 1235 només ajuda a un "titular", i la definició és més estreta del que la gent suposa. Un titular ha de ser una persona física, no una corporació, ni una societat, ni una LLC tributada com a corporació. Els fideïcomisos i les herències també en queden fora.
Hi ha exactament dues vies per esdevenir titular:
Via 1: El creador. Qualsevol persona física els esforços de la qual hagin creat la propietat patentada es qualifica. Aquest és l'inventor que figura a la sol·licitud, la persona que va materialitzar la invenció. Un equip de dos coinventors pot ser titular de les seves respectives parts.
Via 2: L'inversor inicial. Una persona física que hagi adquirit una participació en la invenció directament del creador abans que la invenció es materialitzés realment, i que hagi pagat diners o un valor equivalent per ella. Penseu en un inversor àngel que lliura un xec a un inventor que té un prototip a mig construir.
La Via 2 té dues exclusions crítiques. L'inversor inicial no pot ser l'ocupador del creador: no pots finançar el treball del teu propi empleat i després reclamar el tractament de la Secció 1235 quan es ven la patent. L'inversor inicial tampoc pot estar vinculat al creador segons una versió modificada de la Secció 267. S'apliquen les normes estàndard de parts vinculades, però el llindar de propietat baixa al 25% (en lloc de l'habitual 50%), i la definició de membre de la família es restringeix a cònjuges, ascendents i descendents en línia directa. Germans, oncles, ties i cosins no es consideren vinculats als efectes de la Secció 1235, la qual cosa és inusual i val la pena destacar.
Un parany comú: algú constitueix una LLC d'un sol membre i li assigna la sol·licitud de patent. Si la LLC es considera fiscalment transparent, la persona física encara es qualifica com a titular. Si la LLC opta pel tractament de corporació, la Secció 1235 deixa d'estar disponible. L'elecció de l'entitat en els primers anys d'una invenció té conseqüències fiscals que apareixen en el moment de la sortida.
El problema dels intangibles autocreats i per què la Secció 1235 hi sobreviu
El 2018, la Llei de Retallades d'Impostos i Ocupació (Tax Cuts and Jobs Act) va modificar la Secció 1221(a)(3) per excloure de la definició d'actiu de capital qualsevol "patent, invenció, model o disseny (estigui o no patentat), o fórmula o procés secret" en mans del creador (o d'un contribuent la base del qual en la propietat es determini per referència a la base del creador).
Llegida literalment, aquesta norma diu que quan un inventor ven una patent, el guany és una renda ordinària, no un guany de capital. Això hauria eliminat el tractament favorable per a gairebé tots els inventors independents del país.
Però el Congrés no va modificar la Secció 1235. Les dues seccions ara coexisteixen en una aparent tensió, i els professionals han conclòs generalment que la Secció 1235 preval específicament per a les patents. L'IRS no ha qüestionat aquesta visió en les guies publicades, i la interpretació dominant en la literatura fiscal és que la Secció 1235 proporciona una excepció que permet que les vendes de patents per part d'un titular continuïn sent transaccions de guanys de capital, mentre que les vendes de drets d'autor, models, dissenys i invencions no patentades queden ara atrapades en el tractament ordinari.
El resultat pràctic és sorprenent. Si escriviu una novel·la i en veneu els drets d'autor, el vostre guany és una renda ordinària. Si inventeu un dispositiu, el patenteu i veneu la patent, el vostre guany és un guany de capital a llarg termini. L'activitat econòmica és similar; el resultat fiscal és molt diferent. La Secció 1235 reserva les patents com una categoria privilegiada de propietat intel·lectual autocreada.
Això fa que la decisió de presentar una sol·licitud de patent sigui tant una decisió fiscal com legal. De vegades, els inventors mantenen el seu treball com a secrets comercials per evitar-ne la divulgació. Els secrets comercials no són patents, de manera que no reben el tractament de la Secció 1235. La sol·licitud de patent en si mateixa és el tiquet d'entrada al tractament fiscal favorable de qualsevol venda eventual.
Què significa realment "tots els drets substancials"
Aquí és on fracassen la majoria dels acords de la Secció 1235. L'estatut exigeix la transferència de "tots els drets substancials d'una patent, o una participació indivisa en aquesta que inclogui una part de tots aquests drets". Si transferiu menys de tots els drets substancials, la transacció és una llicència, els pagaments són royalties i torneu al món de la renda ordinària.
El Reglament del Tresor 1.1235-2 detalla què és substancial i què no ho és. La llista de limitacions que no compleixen els requisits és la part que importa a la pràctica:
Límits geogràfics dins del país d'emissió. Concedir una llicència de patent que cobreixi només Califòrnia, o només l'est dels Estats Units, no és una transferència de tots els drets substancials. Podeu concedir drets per a diversos països estrangers, però fragmentar els Estats Units en regions territorials elimina el tractament de guany de capital.
Límits temporals inferiors a la vida restant de la patent. Una patent sol tenir una vida de 20 anys des de la presentació. Si el vostre acord té una durada de deu anys i després els drets reverteixen a vós, no heu transferit tots els drets substancials. La concessió ha de durar tota la vida restant de la patent.
Restriccions de camp d'ús. Concedir drets només per a aplicacions mèdiques, o només per a electrònica de consum, o només per a una indústria específica, és una limitació de camp d'ús. Encara que el camp sigui l'ús més valuós de la patent, la limitació invalida la Secció 1235.
Reivindicacions o usos parcials. Una patent pot cobrir múltiples reivindicacions o múltiples conceptes inventius. Transferir els drets només d'algunes de les reivindicacions, mentre es mantenen les altres, no és una transferència de tots els drets substancials.
Què podeu conservar:
- Títol legal amb finalitats de garantia. Podeu mantenir el títol com a garantia fins que el comprador acabi de pagar. Els reglaments tracten això com un dret no substancial que el cedent pot retenir.
- Una participació fraccionària indivisa. Podeu transferir una participació indivisa del 50% de la patent: cada reivindicació, cada camp, cada territori, cada any. El comprador obté una participació de copropietat, que es tracta com una transferència de tots els drets substancials "en una participació indivisa".
Els reglaments diuen clarament que l'IRS examina les "circumstàncies de tota la transacció, més que la terminologia particular utilitzada en l'instrument de transferència". Anomenar una cosa "llicència exclusiva" en lloc de "cessió" no la salva si realment ho heu transferit tot. Anomenar una cosa "cessió" no la salva si realment heu retingut parts significatives del conjunt de drets.
Com estructurar un acord de la Secció 1235 que se sostingui
Si voleu un tractament de guany de capital, l'acord ha de semblar i sentir-se com una venda. Diverses eleccions de redacció són importants:
Utilitzeu llenguatge de venda, no de llicència. "Cessió de tots els drets, títols i interessos en i sobre la patent, inclòs el dret a demandar per infraccions passades, presents i futures" és llenguatge de venda. "Llicència exclusiva per fabricar, utilitzar i vendre" és llenguatge de llicència. L'IRS llegeix tots dos, però començar amb llenguatge de venda us situa al costat correcte de la línia.
Transferiu totes les reivindicacions, tots els camps, totes les geografies, tot el temps. Redacteu la clàusula de concessió operativa per cobrir tot el que cobreix la patent. Resistiu la temptació de fragmentar-ho. Si el comprador vol drets més limitats, considereu una estructura completament diferent: no podeu tenir el tractament de la Secció 1235 en transferències parcials.
Deixeu que el comprador faci valer la patent. Demandar els infractors és un dels drets més valuosos del conjunt d'una patent. Si us reserveu els drets d'execució, l'IRS pot dir que heu mantingut un dret substancial. El comprador ha de tenir autoritat unilateral per demandar, arribar a acords i llicenciar a tercers.
Permeteu que el comprador subllicenciï. El dret a subllicenciar forma part del conjunt de drets. Si prohibiu la subllicència, esteu limitant els drets transferits.
No us reserveu drets d'aprovació sobre les decisions del comprador. Si podeu vetar la decisió del comprador d'abandonar, modificar o tornar a llicenciar, l'IRS pot considerar que encara esteu controlant la propietat.
Documenteu el royalty variable com el preu. Quan l'acord inclou pagaments contingents, assegureu-vos que el contracte els caracteritzi com la contraprestació de la venda, no com a royalties continus. La substància econòmica és la mateixa; el vostre tractament fiscal depèn de la caracterització formal.
Declaració dels ingressos a la vostra declaració
Per a un inventor, aquesta és la part que confon el programari d'impostos. És probable que el comprador emeti un Formulari 1099-MISC informant dels pagaments com a royalties a la Casella 2, perquè aquest és el tractament per defecte del departament fiscal del comprador. El formulari 1099 no controla com heu d'informar dels ingressos.
Si la vostra transacció compleix els requisits de la Secció 1235, informeu del guany al Schedule D i al Formulari 8949 com un guany de capital a llarg termini. Descriviu la propietat com la patent, enumereu la vostra base (normalment baixa: despeses de processament de butxaca, dibuixos, prototips) i informeu dels ingressos percebuts.
Si l'acord implica pagaments contingents o periòdics, teniu unes quantes opcions:
- Mètode de transacció tancada. Estimeu el valor actual dels pagaments esperats al tancament i informeu de la totalitat del guany en l'any de la venda, tractant els cobraments posteriors com a recuperació de la base o guany addicional.
- Mètode de transacció oberta. Informeu de cada pagament a mesura que arriba, tractant cadascun com la venda d'una participació fraccionada en la patent. Això és administrativament més senzill i és l'enfocament més comú per a fluxos de royalties realment incerts.
El que no heu de fer és abocar els ingressos al Schedule E com a ingressos per royalties. El Schedule E és per a llicenciants que han retingut drets substancials. Si presenteu el Schedule E per a una transacció de la Secció 1235, efectivament heu acceptat el tractament d'ingressos ordinaris, i un intent posterior d'esmena pot no tenir èxit.
Si l'IRS qüestiona la caracterització, necessitareu proves contemporànies: l'acord de cessió, proves que ja no controleu la patent, proves que el comprador explota la invenció sense restriccions i l'expedient de processament que mostri que sou l'inventor designat.
Planificació patrimonial i els hereus del titular
L'estatut diu que un "titular" inclou l'inventor original o l'inversor inicial qualificat. Els Reglaments del Tresor amplien el tractament de la Secció 1235 als hereus d'un titular: algú que hereta la patent es posa en el lloc del titular i pot vendre sota la Secció 1235.
Això és important per a patrimonis que inclouen patents no monetitzades. Si l'inventor mor abans de llicenciar o vendre la patent, els hereus encara poden reclamar el tractament de la Secció 1235 quan transfereixin la patent. L'increment de la base (step-up) en el moment de la mort també s'aplica, de manera que els hereus sovint paguen molt pocs impostos sobre guanys de capital en una venda perquè tant la taxa favorable com la base incrementada treballen al seu favor.
L'excepció és la propietat rebuda per donació durant la vida de l'inventor. Un beneficiari d'una donació assumeix la base de l'inventor però no es converteix en "titular" sota la Secció 1235 tret que compleixi els requisits d'una altra manera. Donar una patent al vostre fill abans de la reducció a la pràctica pot preservar part del tractament de la Secció 1235 per al fill si aquest va pagar una contraprestació; les donacions pures i simples generalment no ho fan.
Errors comuns que enfonsen la deducció
Uns quants errors recurrents apareixen en auditories i casos de tribunals fiscals:
La llicència exclusiva que no ho era. El propietari d'una patent concedeix una "llicència exclusiva" però es reserva el dret de fabricar per a un client específic. Aquesta única exclusió és suficient per anul·lar la Secció 1235 perquè el cedent no ha transferit tots els drets.
L'acord d'àmbit d'ús. L'inventor d'un dispositiu mèdic concedeix drets per al mercat ortopèdic, reservant-se els drets per a aplicacions cardíaques. Fins i tot si l'ortopèdic és l'únic mercat realista, el límit de l'àmbit d'ús elimina el tractament de guany de capital.
El problema de l'entitat de tinença. L'inventor constitueix una S corporation i li assigna la patent abans de vendre-la. Ara la S corp és la propietària de la patent, però la S corp no és una persona física, per la qual cosa la Secció 1235 no s'aplica a la venda de la corporació. El tractament fiscal de l'inventor es va esgotar en el moment que la patent va deixar de mans individuals.
La qüestió de la patent de millora. L'inventor ven la patent original però es reserva els drets sobre qualsevol millora. Els reglaments consideren les millores per separat, de manera que això pot funcionar, però només si les millores són realment invencions separades, no reivindicacions derivades de la mateixa família de patents.
La trampa del 1099. L'inventor rep un 1099-MISC informant de royalties, s'espanta i informa dels ingressos al Schedule E. L'error bloqueja el tractament ordinari, i l'IRS rarament permet als contribuents esmenar les seves pròpies caracteritzacions auto-infligides.
Per què això és important per a la planificació fiscal
Per a la majoria d'inventors, la Secció 1235 és la palanca de planificació fiscal més important que accionaran mai. La diferència entre els ingressos ordinaris al 37% (federal, més estatal i impost sobre el treball autònom) i el guany de capital a llarg termini al 20% (federal, més estatal, sense impost d'autònom) pot apropar-se fàcilment als 25 punts percentuals de tipus efectiu. En una operació d'un milió de dòlars, això són 250.000 dòlars en efectiu real.
Fins i tot les transaccions de llicència modestes se'n beneficien. Un inventor de classe mitjana amb una venda de patent de 200.000 dòlars estalvia aproximadament entre 40.000 i 50.000 dòlars estructurant l'acord com una venda sota la Secció 1235 en lloc d'una llicència continuada. El cost de fer-ho correctament és d'uns quants milers de dòlars en revisió legal de l'acord de cessió.
La decisió rarament és si utilitzar la Secció 1235; gairebé sempre és si es pot estructurar l'acord de manera que compleixi els requisits. De vegades, els compradors volen drets més limitats que els que ofereix la patent completa, i aquesta preferència comercial genuïna pot forçar una estructura de llicència. En aquests casos, les parts de vegades poden negociar una venda de les reivindicacions pertinents, o fins i tot una venda d'una patent divisional, per portar l'acord dins de la Secció 1235 per al venedor.
La planificació fiscal per a inventors sovint comença molt abans que hi hagi res a vendre. L'elecció de l'entitat, el calendari de la sol·licitud de patent, l'estructura de qualsevol inversió inicial i la redacció de qualsevol acord d'explotació entre coinventors influeixen en si la Secció 1235 estarà disponible anys més tard quan aparegui un comprador. Treballar amb un assessor fiscal en l'etapa de prototip és molt més barat que desenredar un error al tancament.
Mantingueu organitzats els vostres ingressos com a inventor des del primer dia
La planificació fiscal al voltant de la Secció 1235 només funciona si podeu documentar tota la cadena: costos de recerca propis, taxes de tramitació, despeses de prototipatge, cessions parcials i els eventuals ingressos per venda o llicència. Els inventors que fan el seguiment d'aquests costos en un llibre major net i amb control de versions tenen molta més facilitat per justificar la seva base, defensar la seva qualificació en una auditoria i demostrar a l'IRS que la transacció es va estructurar tal com deia el contracte.
Beancount.io ofereix comptabilitat en text pla que proporciona als inventors, fundadors i investigadors autònoms una transparència total sobre els seus registres financers. Cada dòlar de cost de tramitació de patents, cada rebut de materials per a prototips i cada xec de regalies es registra en un format que podeu auditar, versionar i compartir amb el vostre assessor fiscal sense perdre'n el control. Comenceu de franc i descobriu per què les persones que es preocupen per les seves dades s'estan passant a la comptabilitat en text pla.