Eén merkaanvraag, meer dan 130 landen: Hoe het Protocol van Madrid uw merk wereldwijd maakt

U verkoopt een hot sauce met een naam die klanten onthouden, en uw Shopify-winkel kreeg net zijn eerste groothandelsaanvraag uit Londen. Spannend — tot iemand vraagt of uw merk het Verenigd Koninkrijk dekt. Dat doet het niet. Merkenrechten stoppen bij de grens: uw Amerikaanse registratie geeft u geen rechten in Groot-Brittannië, Canada, de Europese Unie of waar dan ook elders. En de traditionele oplossing — een advocaat inhuren in elk land, aanvragen in elke taal, elke vergoeding apart betalen — leest als een budgetlijn voor een multinational, niet voor een bedrijf met twaalf mensen.

Het Protocol van Madrid bestaat precies voor deze kloof. Het is een internationaal verdrag, beheerd door de World Intellectual Property Organization (WIPO), dat u toelaat één aanvraag in te dienen, in één taal, en tegelijk merkenbescherming aan te vragen in meer dan 130 landen. Saoedi-Arabië trad vandaag toe tot het systeem, waarmee het ledenaantal op 117 leden komt die 133 landen bestrijken — meer dan 80 procent van de wereldhandel. Hier leest u hoe het systeem werkt, wat het kost, de valkuil van vijf jaar die elke aanvrager moet begrijpen, en wanneer u beter rechtstreeks aanvraagt.

Wat het Protocol van Madrid werkelijk is — en niet is​

Het Protocol van Madrid (formeel het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken) is een aanvraagsysteem, geen wereldwijd merk. Dat onderscheid is belangrijker dan al het andere in dit artikel.

Wat het doet: het centraliseert het papierwerk. U dient één internationale aanvraag in via uw nationale merkenbureau — voor Amerikaanse bedrijven het United States Patent and Trademark Office (USPTO) — betaalt één set vergoedingen in Zwitserse frank, en duidt de lidstaten aan waar u bescherming wenst. WIPO controleert de formaliteiten, schrijft het merk in het Internationale Register in, publiceert het in het WIPO Gazette of International Marks, en stuurt het door naar elk land dat u hebt genoemd.

Wat het niet doet: het verleent niets. Elk aangewezen land onderzoekt uw aanvraag volgens zijn eigen merkenrecht, past zijn eigen normen toe, en kan bescherming volledig weigeren. Een Madrid-aanvraag die vlot door Australië raakt, kan voorlopig worden geweigerd in Japan en China om redenen die niets met elkaar te maken hebben. Zie het als één envelop die naar vele onderzoekers wordt gestuurd, niet als één beslissing die hen allemaal bindt.

Twee gevolgen volgen hieruit. Ten eerste hebt u nog steeds een land-per-land-strategie nodig: welke markten nu belangrijk zijn, welke over drie jaar belangrijk kunnen worden, en waar een weigering waarschijnlijk genoeg is om lokale raadslieden te budgetteren. Ten tweede dekt Madrid alleen zijn leden — een handvol economieën staat nog buiten het systeem, dus verifieer uw exacte doellijst tegen WIPO's actuele ledenlijst voordat u aanneemt dat één aanvraag overal reikt waar u verkoopt.

Het basismerk: uw Amerikaanse aanvraag is het fundament​

Om in te dienen hebt u een anker in uw thuisland nodig, de zogenaamde basisaanvraag of basisregistratie — voor een Amerikaanse aanvrager een merkaanvraag die al bij het USPTO is ingediend, of een registratie die het al heeft verleend. U hoeft niet te wachten op goedkeuring: de dag dat uw Amerikaanse aanvraag is ingediend, komt u in aanmerking om internationaal in te dienen.

Drie regels verbinden de internationale aanvraag aan dat anker:

• Dezelfde houder. De internationale aanvrager moet dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf zijn als de houder van de Amerikaanse aanvraag.
• Hetzelfde merk. Het merk in de internationale aanvraag moet overeenstemmen met het basismerk. Geen opgepoetst logo voor buitenlands publiek in deze stap.
• Dezelfde of engere waren en diensten. U mag in het buitenland minder waren en diensten opeisen dan uw Amerikaanse aanvraag dekt, maar nooit meer. Als uw Amerikaanse aanvraag hot sauce dekt, kunt u via Madrid geen restaurantdiensten toevoegen die u thuis nooit hebt opgeëist.

De beperkingsregel heeft een specifiek Amerikaanse angel: het USPTO eist uitzonderlijk precieze beschrijvingen van waren en diensten, waardoor een op de VS gebaseerde Madrid-aanvraag in het buitenland vaak een engere bescherming oplevert dan een rechtstreekse nationale aanvraag zou doen. Als breedte in één sleutelmarkt het hele doel is, kan dat op zich al de beslissing doen doorslaan naar rechtstreeks aanvragen daar.

Hoe een aanvraag reist van het USPTO naar de wereld​

De reis kent vier fasen, elk in handen van een ander bureau:

1. U dient in via het USPTO. Amerikaanse aanvragers dienen de internationale aanvraag in via het USPTO, historisch via zijn TEASi-systeem, dat overgaat naar WIPO's Madrid e-Filing-platform. U vermeldt uw basisaanvraag- of registratienummer, reproduceert het merk, verklaart de waren en diensten (binnen de reikwijdte van de Amerikaanse aanvraag), en duidt de landen aan waar u bescherming wenst.
2. Het USPTO certificeert en stuurt door. Het USPTO controleert of de internationale aanvraag overeenstemt met de basisaanvraag — hetzelfde merk, dezelfde houder, waren en diensten binnen de reikwijdte — en stuurt ze door naar het Internationale Bureau van WIPO, samen met zijn eigen certificeringsvergoeding per klasse bovenop de WIPO-vergoedingen.
3. WIPO onderzoekt de formaliteiten. Het Internationale Bureau controleert of het papierwerk volledig is, de vergoedingen betaald zijn, en de classificaties in orde zijn. Als er iets mis is, vaardigt het een onregelmatigheidsbericht uit met een termijn om het te verhelpen. Zodra alles in orde is, schrijft WIPO het merk in, verleent een internationaal registratienummer en een datum, en stelt elk aangewezen land in kennis.
4. Elk land onderzoekt de inhoud. Elk aangewezen bureau onderzoekt de aanvraag volgens lokaal recht. Elk heeft een beperkte termijn, doorgaans 12 tot 18 maanden, om een weigering uit te vaardigen. Stilte op het einde van die termijn betekent doorgaans dat bescherming standaard wordt verleend.

Reken op maanden tot ruim meer dan een jaar, en onthoud dat weigeringen in het ene land de andere niet beïnvloeden: uw registratie kan in veertig landen leven terwijl u een weigering in één land aanvecht.

Wat het kost: één vergoedingenschema in Zwitserse frank​

Madrid-vergoedingen komen uit WIPO's officiële schema, betaald in Zwitserse frank (CHF), en ze hebben drie componenten:

• De basisvergoeding: 653 CHF voor een zwart-witmerk, 903 CHF als u kleur opeist. Dit is de toegangsprijs voor de internationale aanvraag zelf.
• Een aanwijzingsvergoeding per land. Landen op het standaardschema rekenen een vaste complementaire vergoeding van 100 CHF elk — ongeveer $110 per land. Maar veel grote markten hebben ervoor gekozen individuele vergoedingen te rekenen, vaak 200 tot 300 CHF of meer per land. De EU-aanwijzing die alle lidstaten dekt, is een van de beste waarden in het systeem: één aanwijzingsvergoeding in plaats van twee dozijn nationale aanvragen.
• Een aanvullende vergoeding van 100 CHF per klasse boven drie. Als uw merk meer dan drie klassen van de Nice-classificatie dekt, voegt elke extra klasse 100 CHF toe.

Bovenop WIPO's vergoedingen komen de USPTO-certificeringsvergoeding per klasse en advocaatkosten. Studies hebben besparingen tot 60 procent gevonden ten opzichte van afzonderlijke nationale aanvragen, die toenemen met het aantal landen — en de grootste besparingen komen bij de vernieuwing, wanneer één Madrid-vernieuwing tientallen nationale vernieuwingen vervangt.

Twee kostwaarschuwingen houden de rekening eerlijk. Ten eerste: landen later toevoegen via een latere aanwijzing herstart de onderzoekstermijn in elke nieuwe jurisdictie, dus uw waarschijnlijke markten vooraf aanwijzen is doorgaans goedkoper dan ze druppelsgewijs toe te voegen. Ten tweede: een voorlopige weigering die vereist dat u lokale raadslieden in een vreemde taal inhuurt, kan de aanvraagbesparing voor dat land snel uitwissen. Begroot een of twee weigeringen zoals u een post onvoorzien zou begroten in elk project.

De vijfjaarsafhankelijkheid: central attack uitgelegd​

Hier is de valkuil die Madrid riskant maakt voor sommige aanvragers. Gedurende de eerste vijf jaar na de afgifte van uw internationale registratie is deze juridisch afhankelijk van uw Amerikaanse basisaanvraag. Als de basisaanvraag wordt geweigerd of opgegeven, of de basisregistratie wordt doorgehaald of beperkt — door een USPTO-weigering, een oppositie, een nietigheidsprocedure, of een rechterlijke beslissing — ondergaat uw internationale registratie hetzelfde lot in elk aangewezen land. Deze cascaderende ineenstorting heet central attack, en ze is uniek voor het Madrid-systeem.

In de praktijk hoeft een concurrent die uw portefeuille van veertig landen wil doden u niet in veertig landen te bevechten: tijdens de afhankelijkheidsperiode verslaat het verslaan van uw Amerikaanse basis alles wat daarop is gebouwd. Nadat de vijf jaar verstrijken, wordt de internationale registratie volledig onafhankelijk, en raakt niets wat met het Amerikaanse merk gebeurt haar nog.

De standaardverdediging is de basisaanvraag zo kogelvrij mogelijk maken voordat u internationaal aanvraagt:

• Voer eerst een uitgebreid nieuwheidsonderzoek uit, niet alleen de USPTO-databank maar ook common-law-gebruiken die een oppositie kunnen voeden.
• Overweeg te wachten op de Amerikaanse registratie in plaats van aan te vragen op basis van een hangende aanvraag, als uw tijdlijn het toelaat. Een geregistreerde basis is moeilijker te doden dan een hangende.
• Dien de Amerikaanse aanvraag in met het onderzoek in gedachten — nauwkeurige gebruikclaims, specimens die de toets doorstaan, en beschrijvingen die zijn opgesteld om het onderzoek te doorstaan in plaats van erdoor te worden gejaagd.

Als uw Amerikaanse merk al wordt aangevallen, of zich in een verzadigd veld bevindt waar oppositie waarschijnlijk is, maakt Madrid's afhankelijkheid van een binnenlandse schermutseling een wereldwijd risico. Dat is een situatie voor rechtstreekse aanvraag.

Transformatie: de ontsnappingsluik als uw basis valt​

Central attack klinkt catastrofaal, maar het verdrag voorziet in een parachute die transformatie heet. Als uw internationale registratie wordt doorgehaald omdat de basisaanvraag faalde, mag u de uitbreiding van bescherming omzetten in afzonderlijke nationale aanvragen in elk aangewezen land — en elke omgezette aanvraag behoudt de prioriteitsdatum van de oorspronkelijke internationale registratie.

Transformatie is een echte redding, maar niet gratis en niet automatisch: u moet binnen een korte termijn handelen (doorgaans drie maanden), de nationale vergoedingen van elk land betalen, en doorgaans lokale raadslieden inschakelen om de omgezette aanvragen te vervolgen. De behouden prioriteitsdatum houdt uw plaats in de rij vóór latere indieners — maar de kosten en de haast zijn precies wat Madrid u had moeten besparen. Behandel transformatie als verzekering, niet als plan.

Madrid versus rechtstreeks aanvragen in elk land​

Geen van beide routes domineert de andere. De juiste keuze hangt af van hoeveel landen u nodig hebt, hoeveel ze individueel betekenen, en hoe riskant uw basisaanvraag is.

Madrid wint doorgaans wanneer u bescherming nodig hebt in drie of meer lidstaten; wanneer gecentraliseerd beheer belangrijk is — één vernieuwing elke tien jaar, één registratie voor een naamswijziging, adreswijziging of overdracht, één latere aanwijzing om markten toe te voegen; wanneer u snel wilt bewegen in vele jurisdicties tegelijk; en wanneer u de EU als blok aanwijst, wat dramatisch goedkoper is dan land per land door Europa aan te vragen.

Rechtstreekse nationale aanvraag wint doorgaans wanneer slechts één of twee landen belangrijk zijn; wanneer u een anderstalige versie van het merk nodig hebt die niet kan overeenstemmen met het Amerikaanse basismerk; wanneer de classificatiepraktijk van een markt zorgvuldige lokale opstelling vereist die een beperkte Amerikaanse beschrijving niet kan ondersteunen; wanneer handhavingszorgen een zelfstandige strategie in een hoogrisicomarkt rechtvaardigen; wanneer uw doel een niet-lidstaat omvat; of wanneer uw Amerikaanse basis kwetsbaar is en de vijfjaarsafhankelijkheid een onaanvaardbaar risico is.

Niets verplicht u één route te kiezen voor alles. Veel bedrijven vragen rechtstreeks aan in hun een of twee belangrijkste markten en gebruiken Madrid voor de lange staart — belt and suspenders, met het afhankelijkheidsrisico geïsoleerd in de portefeuille die het kan dragen.

Twee valkuilen die eerste aanvragers vangen​

Voorlopige weigeringen zijn normaal — ze negeren is fataal. Een weigering van een aangewezen bureau komt met een lokale termijn en vereist vaak een antwoord in de lokale taal via een lokaal gekwalificeerde vertegenwoordiger. Veelvoorkomende triggers zijn conflicten met bestaande lokale merken, beschrijvingen die het lokale bureau te vaag acht, en formaliteiten zoals transliteratievereisten. Zet elke termijn in de agenda op de dag dat het bericht aankomt, en regel lokale raadslieden voordat u ze nodig hebt. Een onbeantwoorde weigering wordt een definitieve weigering, en de bescherming in dat land komt er eenvoudigweg nooit.

Publicatie brengt oplichtingsfacturen mee. Zodra WIPO uw merk in het Gazette publiceert, worden uw bedrijfsnaam en adres zichtbaar voor iedereen die nieuwe aanvragen in het oog houdt — inclusief organisaties die officieel uitziende facturen sturen voor valse "registratie"- of "publicatie"-vergoedingen. WIPO rekent geen vergoeding voor het inschrijven van de internationale registratie bovenop de geplande vergoedingen die u al hebt betaald, en vraagt nooit om betaling via een per post verzonden factuur. Betaal merkenvergoedingen alleen via WIPO's officiële kanalen of uw eigen advocaat, betrek uw crediteurenadministratie bij hoe een echte factuur eruitziet, en behandel elke onverwachte merkenfactuur als frauduleus tot het tegendeel bewezen is.

Een praktisch draaiboek om uw merk wereldwijd te maken​

Doorloop deze stappen in volgorde voordat u één land aanwijst:

1. Breng uw markten eerlijk in kaart. Noteer waar u vandaag verkoopt, waar u de komende drie jaar zult verkopen, en waar namaak of copycats het meeste pijn zouden doen. Productielanden horen ook op de lijst — bescherming waar uw goederen worden gemaakt, is hoe u ongeoorloofde productie bij de bron stopt.
2. Bevestig dat Madrid alle markten bereikt. Controleer elk doel tegen WIPO's actuele ledenlijst. Zonder niet-leden vanaf het begin af voor rechtstreekse aanvraag.
3. Zuiver en versterk de Amerikaanse basis. Voer het volledige nieuwheidsonderzoek uit, vervolg de Amerikaanse aanvraag zorgvuldig, en weeg af of u op registratie wacht voordat u internationaal gaat. De sterkte van alles in het buitenland is begrensd door de sterkte van de aanvraag thuis.
4. Stel waren en diensten op met de strengste onderzoeker in gedachten. De precisievereisten van het USPTO beperken uw internationale reikwijdte, dus investeer de opstellingsinspanning één keer, vooraf, in plaats van de kloof te ontdekken in een buitenlandse weigering.
5. Wijs breed maar doelbewust aan. Voeg uw waarschijnlijke markten voor drie jaar nu toe om te vermijden dat onderzoekstermijnen later herstarten — maar sla landen over waar u geen plausibel commercieel belang hebt, aangezien elke aanwijzing vergoedingen en weigeringsrisico toevoegt.
6. Begroot het volledige plaatje, niet alleen de aanvraagvergoedingen. WIPO-vergoedingen in frank, de USPTO-certificeringsvergoeding, advocatentijd, een of twee waarschijnlijke weigeringen met lokale raadslieden, en de tienjaarlijkse vernieuwing. Volg dan elke frank en dollar terwijl u ze uitgeeft: nette records per land zijn wat u toelaat te beoordelen of de bescherming van elke markt haar geld waard is.
7. Zet alles tweemaal in de agenda. Weigeringstermijnen, de vijfjaarlijkse afhankelijkheidsverjaardag, en de tienjaarlijkse vernieuwing hebben allemaal harde randen. Een verstreken vernieuwing in het buitenland is een stille, dure manier om rechten te verliezen die u al hebt betaald om te winnen.

Houd de boeken van uw wereldwijde merk even georganiseerd als zijn portefeuille​

Een internationale merkenportefeuille is een financieel actief met een papieren spoor in meerdere valuta — WIPO-vergoedingen in Zwitserse frank, een USPTO-certificeringsvergoeding in dollars, facturen van lokale raadslieden voor wat elke weigering ook kost, en een vernieuwing elke tien jaar die u zich niet kunt veroorloven te missen. Elk daarvan vastleggen als een afzonderlijke, gecategoriseerde uitgave vanaf de dag dat het geld beweegt, is wat een aanvraag in meerdere landen verandert van een schoenendoos vol buitenlandse facturen in een actief dat u kunt waarderen, correct kunt amortiseren, en kunt verdedigen bij de belastingaangifte.

Beancount.io biedt plain-text accounting die u volledige transparantie en controle geeft over uw financiële gegevens — geen black boxes, geen vendor lock-in. Begin gratis en zie waarom ontwikkelaars en finance professionals overstappen op plain-text accounting.