차고에서 시제품을 만드는 데 3년을 보냅니다. 특허 출원을 하고, 특허청에서 이를 승인하면, 제조업체는 75만 달러와 판매되는 모든 단위당 4%의 경상 로열티를 제안합니다. 계획이 없다면, 이 돈은 최대 37%의 세율로 과세되는 일반 소득입니다. 올바른 계약 문구와 세법의 한 모호한 조항을 사용하면, 지난주 화요일에 발명을 마쳤더라도 똑같은 돈을 0%, 15%, 또는 20%의 장기 자본 이득 세율 구간으로 낮출 수 있습니다.
그 모호한 조항은 바로 미국 연방 세법(Internal Revenue Code) 제1235조이며, 지난 10년 동안 모든 주요 세제 개편에서도 조용히 살아남았습니다. 세금감면 및 일자리법(TCJA)이 저작권, 비밀 공식, 비특허 발명과 같은 대부분의 자체 제작 무형 자산에 대한 유리한 자본 이득 처리를 없애버렸지만, 제1235조는 여전히 특허 보유자에게 전체 거래를 일반 소득에서 장기 자본 이득으로 전환할 수 있는 방법을 제공합니다. 그 조건은 좁지만 정확합니다. 올바른 유형의 납세자여야 하고, 올바른 유형의 자산을 이전해야 하며, 올바른 유형의 권리를 포기해야 합니다.
대부분의 발명가, 차고 창업가, 초기 단계 투자자들은 이 규칙이 존재하는지조차 모릅니다. 알고 있는 사람들조차 IRS(미국 국세청)가 판매가 아닌 라이선스로 처리하도록 변호사가 "라이선스"를 작성하기 때문에 실수하곤 합니다. 단 하루 오후에 내린 계약서 작성 선택이 7자리의 세금 고지서를 수십만 달러까지 바꿀 수 있습니다.
이 가이드는 누가 "보유자" 자격이 있는지, "모든 실질적 권리"가 실제로 무엇을 의미하는지, 보유 기간 규칙이 왜 중요하지 않은지, 제1235조가 TCJA 이후의 자체 제작 자산 제외 규정과 어떻게 상호작용하는지, 그리고 IRS가 이를 판매로 볼지 로열티로 볼지를 결정하는 계약서 작성 선택 사항에 대해 설명합니다.
주요 혜택: 보유 기간 없는 자본 이득
자본 자산에 대한 일반적인 규칙은 장기 자본 이득 세율을 적용받기 위해 1년 이상 보유해야 한다는 것입니다. 제1235조는 특허에 대해 이 규칙을 무시합니다.
법령에 따르면 보유자가 "특허에 대한 모든 실질적 권리 또는 그러한 모든 권리의 일부를 포함하는 분할 지분"을 적격 이전하는 경우, "1년 이상 보유한 자본 자산의 판매 또는 교환"으로 간주됩니다. "1년 이상 보유한"이라는 문구는 법적 허구입니다. 즉, 의회는 당신이 실제로 특허를 얼마나 짧게 소유했는지와 관계없이 해당 거래를 장기적인 것으로 처리하라고 IRS에 지시하고 있는 것입니다.
이는 특허가 종종 신속하게 이전되기 때문에 중요합니다. 발명가가 시제품을 완성하고 출원을 하면, 몇 달 안에 업계 구매자가 나타납니다. 제1235조가 없다면 이 이득은 단기 이득으로 간주되어 일반 세율로 과세됩니다. 제1235조를 적용하면 모든 이득은 장기 이득이 되어 우대 자본 이득 세율이 적용됩니다.
이 혜택은 지급 구조에도 적용됩니다. 양수인은 다음과 같은 방법으로 대금을 지급할 수 있습니다:
- 거래 종결 시 일시금 지급
- 특허 수명 동안 연장된 정기 지급
- 특허의 생산성, 사용 또는 처분과 연계된 조건부 지급 ("경상 로열티")
세 가지 구조 모두 제1235조에 따라 여전히 장기 자본 이득을 발생시킵니다. 이는 이례적인 일입니다. 대부분의 경우, 생산에 연동된 지급금은 로열티 수입과 똑같이 보이며 일반 소득으로 과세됩니다. 제1235조는 이러한 직관을 명시적으로 뒤집습니다.
누가 "보유자"로 간주되는가
제1235조는 "보유자"에게만 도움이 되며, 그 정의는 사람들이 생각하는 것보다 좁습니다. 보유자는 개인이어야 하며, 법인, 파트너십 또는 법인으로 과세되는 LLC여서는 안 됩니다. 신탁과 유산(estate) 또한 제외됩니다.
보유자가 되는 방법에는 정확히 두 가지 경로가 있습니다:
경로 1: 창작자. 노력을 통해 특허 자산을 창출한 모든 개인이 자격이 있습니다. 이는 출원서에 기재된 발명가, 즉 발명을 실제로 구현(reduction to practice)한 사람입니다. 두 명의 공동 발명가 팀은 각자의 지분에 대해 각각 보유자가 될 수 있습니다.
경로 2: 초기 투자자. 발명이 실제로 구현되기 전에 창작자로부터 발명에 대한 지분을 취득하고 그에 대해 금전 또는 금전적 가치를 지불한 개인입니다. 시제품을 절반쯤 만든 발명가에게 수표를 써주는 엔젤 투자자를 생각해보십시오.
경로 2에는 두 가지 중요한 제외 사항이 있습니다. 초기 투자자는 창작자의 고용주일 수 없습니다. 즉, 자신의 직원의 업무에 자금을 지원한 다음 특허가 매각될 때 제1235조 처리를 주장할 수 없습니다. 또한 초기 투자자는 제267조의 수정된 버전에 따라 창작자와 특수 관계에 있어서는 안 됩니다. 표준 특수 관계인 규칙이 적용되지만, 소유 지분 기준은 (통상적인 50% 대신) 25%로 낮아지며, 가족 구성원의 정의는 배우자, 조상 및 직계 비속으로 제한됩니다. 형제자매, 고모, 삼촌, 사촌은 제1235조 목적상 특수 관계인으로 간주되지 않는데, 이는 이례적이며 주목할 가치가 있습니다.
흔한 함정: 누군가가 1인 LLC를 설립하고 특허 출원권을 해당 LLC에 양도하는 경우입니다. 세무상 LLC가 무시되는 실체(disregarded entity)인 경우, 개인은 여전히 보유자 자격을 유지합니다. LLC가 법인 과세를 선택하면 제1235조를 적용받을 수 없게 됩니다. 발명 초기 단계에서의 법인 선택은 출구 전략 시점에 세금 결과로 나타납니다.
자기 창출 무형자산 문제와 제1235조가 유지되는 이유
2018년, 감세 및 일자리법(Tax Cuts and Jobs Act)은 제1221(a)(3)조를 개정하여 창작자(또는 창작자의 기초가액을 기준으로 자산의 기초가액이 결정되는 납세자)가 보유한 "특허, 발명, 모델 또는 디자인(특허 여부와 상관없음), 또는 비밀 공식이나 공정"을 자본 자산의 정의에서 제외했습니다.
이 규정을 액면 그대로 해석하면, 발명가가 특허를 매각할 때 발생하는 이득은 자본 이득이 아닌 일반 소득(Ordinary income)이 됩니다. 이는 전국의 거의 모든 개인 발명가들에 대한 세제 혜택을 없앨 수도 있는 조치였습니다.
하지만 의회는 제1235조를 수정하지 않았습니다. 현재 이 두 조항은 명백한 긴장 관계 속에 공존하고 있으며, 실무자들은 일반적으로 특허에 대해서는 제1235조가 우선한다고 결론지었습니다. 국세청(IRS)은 공표된 지침을 통해 이 견해에 이의를 제기하지 않았으며, 세무 문헌의 지배적인 해석은 제1235조가 예외를 제공하여 보유자에 의한 특허 매각이 자본 이득 거래로 남을 수 있게 하는 반면, 저작권, 모델, 디자인 및 미특허 발명의 매각은 이제 일반 소득 처리를 받게 된다는 것입니다.
그 실질적인 결과는 놀랍습니다. 소설을 쓰고 저작권을 팔면 그 이득은 일반 소득입니다. 반면 장치를 발명하고 특허를 받아 그 특허를 팔면 그 이득은 장기 자본 이득입니다. 경제적 활동은 유사하지만 세금 결과는 매우 다릅니다. 제1235조는 특허를 자기 창출 지식재산권 중에서도 특권적인 범주로 분리해 놓았습니다.
이로 인해 특허 출원 결정은 법적 결정인 동시에 세무 결정이 됩니다. 발명가들은 때때로 정보 공개를 피하기 위해 자신의 저작물을 영업 비밀로 유지합니다. 영업 비밀은 특허가 아니므로 제1235조의 혜택을 받지 못합니다. 특허 출원 그 자체가 추후 발생할 수 있는 매각에 대해 유리한 세무 처리를 받기 위한 입장권이 되는 셈입니다.
"모든 실질적 권리"의 실제 의미
이 부분은 대부분의 제1235조 거래가 무너지는 지점입니다. 법령은 "특허에 대한 모든 실질적 권리(all substantial rights), 또는 그러한 권리의 일부를 포함하는 불가분 지분(undivided interest)"의 이전을 요구합니다. 만약 모든 실질적 권리보다 적은 권리를 이전한다면, 해당 거래는 라이선스로 간주되고 지급금은 로열티가 되어 다시 일반 소득의 세계로 돌아가게 됩니다.
재무부 규정 1.1235-2는 무엇이 실질적이고 무엇이 그렇지 않은지를 상세히 설명합니다. 실무에서 중요한 것은 자격을 상실하게 만드는 제한 사항 목록입니다.
발행 국가 내의 지리적 제한. 캘리포니아주에만 국한되거나 미국 동부 지역에만 국한된 특허 라이선스를 부여하는 것은 모든 실질적 권리의 이전이 아닙니다. 여러 외국에 대한 권리를 부여할 수는 있지만, 미국을 여러 지역으로 쪼개는 것은 자본 이득 처리를 망치게 됩니다.
잔여 특허 수명보다 짧은 기간 제한. 특허는 일반적으로 출원일로부터 20년의 수명을 가집니다. 만약 계약 기간이 10년이고 그 후 권리가 다시 본인에게 귀속된다면, 모든 실질적 권리를 이전한 것이 아닙니다. 권리 부여는 특허의 잔여 수명 전체에 걸쳐 이루어져야 합니다.
사용 분야(Field-of-use) 제한. 의료용으로만, 또는 가전제품용으로만, 또는 특정 산업 분야에만 권리를 부여하는 것은 사용 분야 제한에 해당합니다. 설령 그 분야가 특허의 가장 가치 있는 용도라 할지라도, 이러한 제한은 제1235조의 적용을 무력화합니다.
일부 청구항 또는 용도. 특허는 여러 청구항이나 여러 발명 개념을 포함할 수 있습니다. 다른 권리는 보유하면서 일부 청구항에 대한 권리만 이전하는 것은 모든 실질적 권리의 이전이 아닙니다.
보유할 수 있는 권리:
- 담보 목적의 법적 소유권. 구매자가 대금 지급을 완료할 때까지 담보로서 소유권을 보유할 수 있습니다. 규정은 이를 양도인이 보유할 수 있는 비실질적 권리로 취급합니다.
- 불가분 분할 지분. 특허의 50% 불가분 지분(모든 청구항, 모든 분야, 모든 지역, 모든 기간 포함)을 이전할 수 있습니다. 구매자는 공동 소유 지분을 갖게 되며, 이는 "불가분 지분에 있어서의" 모든 실질적 권리의 이전으로 취급됩니다.
규정은 국세청이 "이전 문서에 사용된 특정 용어보다는 전체 거래의 상황"을 살핀다고 명시하고 있습니다. 실제로 모든 것을 이전했다면 "양도(assignment)" 대신 "독점적 라이선스(exclusive license)"라고 부른다고 해서 문제가 되지는 않습니다. 반대로, 의미 있는 권리들을 여전히 보유하고 있다면 "양도"라고 부른다고 해서 구제받을 수 있는 것은 아닙니다.
유효한 제1235조 거래를 구조화하는 방법
자본 이득 처리를 원한다면 계약은 매각의 형태와 느낌을 갖추어야 합니다. 다음과 같은 몇 가지 작성상의 선택이 중요합니다.
라이선스 용어가 아닌 매각 용어를 사용하십시오. "과거, 현재 및 미래의 침해에 대해 제소할 권리를 포함하여, 특허 내의 및 특허에 대한 모든 권리, 소유권 및 이권의 양도"는 매각 용어입니다. "제조, 사용 및 판매를 위한 독점적 라이선스"는 라이선스 용어입니다. 국세청은 두 가지를 모두 검토하지만, 매각 용어로 시작하는 것이 유리한 위치를 점하게 해줍니다.
모든 청구항, 모든 분야, 모든 지역, 모든 기간을 이전하십시오. 효력이 발생하는 권리 부여 조항이 특허가 다루는 모든 것을 포함하도록 작성하십시오. 쪼개고 나누고 싶은 유혹을 뿌리치십시오. 구매자가 더 좁은 권리를 원한다면 완전히 다른 구조를 고려해야 합니다. 부분적 이전으로는 제1235조의 혜택을 받을 수 없습니다.
구매자가 특허권을 집행하도록 하십시오. 침해자를 제소하는 것은 특허 권리 묶음 중 가장 가치 있는 권리 중 하나입니다. 집행권을 보유한다면 국세청은 당신이 실질적인 권리를 유지했다고 판단할 수 있습니다. 구매자는 단독으로 제소하고, 합의하고, 타인에게 라이선스를 부여할 권한을 가져야 합니다.
구매자에게 서브라이선스 권한을 부여하십시오. 서브라이선스 권리는 전체 권리 묶음의 일부입니다. 서브라이선스를 금지한다면 이전된 권리를 제한하는 것이 됩니다.
구매자의 결정에 대해 승인권을 보유하지 마십시오. 구매자의 포기, 수정 또는 재라이선스 결정을 거부할 수 있다면, 국세청은 당신이 여전히 자산을 통제하고 있는 것으로 볼 수 있습니다.
러닝 로열티를 매매 대금으로 문서화하십시오. 계약에 조건부 지급금이 포함되는 경우, 계약서상에 이를 지속적인 로열티가 아니라 매각에 대한 대가(consideration)로 규정해야 합니다. 경제적 실질은 동일하더라도, 세무 처리는 형식적 성격 규정에 따라 달라집니다.
세무 신고 시 수입 보고
발명가들에게 있어 이 부분은 세무 소프트웨어를 가장 혼란스럽게 만드는 대목입니다. 구매자는 대개 1099-MISC 양식의 박스 2에 해당 지급액을 로열티로 기재하여 발행할 것입니다. 이는 구매측 세무 부서의 기본 처리 방식이기 때문입니다. 하지만 1099 양식이 귀하의 소득 보고 방식을 결정하는 것은 아닙니다.
귀하의 거래가 제1235조(Section 1235)의 요건을 충족한다면, 해당 이득을 Schedule D 및 Form 8949에 장기 자본 이득(long-term capital gain)으로 보고해야 합니다. 자산 항목에는 특허권을 기재하고, 취득가액(basis, 대개 특허 출원 비용, 도면 작성비, 시제품 제작비 등 낮은 금액)을 명시한 후 매각 대금을 보고하십시오.
계약에 조건부 지급이나 정기적 지급이 포함된 경우, 다음과 같은 선택지가 있습니다.
- 확정 거래 방식(Closed transaction method): 계약 체결 시점에 예상 지급액의 현재 가치를 추정하여 판매한 해에 전체 이득을 보고합니다. 이후 수취하는 금액은 취득원가의 회수 또는 추가 이득으로 처리합니다.
- 미확정 거래 방식(Open transaction method): 각 지급액이 입금될 때마다 보고하며, 각 지급을 특허권의 일부 지분 매각으로 처리합니다. 이는 행정적으로 더 간편하며, 수익 흐름이 불확실한 로열티의 경우 가장 일반적인 접근 방식입니다.
절대로 하지 말아야 할 일은 해당 수입을 Schedule E에 로열티 소득으로 한꺼번에 던져 넣는 것입니다. Schedule E는 실질적인 권리를 보유하고 있는 라이선스 허가자를 위한 항목입니다. 제1235조 적용 거래에 대해 Schedule E를 제출하면 사실상 일반 소득(ordinary income) 처리에 동의한 셈이 되며, 나중에 이를 수정하려 해도 성공하지 못할 수 있습니다.
국세청(IRS)이 소득 성격 규명에 이의를 제기할 경우를 대비해 당시의 증빙 서류가 필요합니다. 양도 계약서, 귀하가 더 이상 특허를 통제하지 않는다는 증거, 구매자가 제한 없이 발명을 실시하고 있다는 증거, 그리고 귀하가 발명자로 등재된 특허 출원 서류 등이 이에 해당합니다.
상속 계획과 보유자의 상속인
법령에 따르면 "보유자(holder)"에는 원 발명자 또는 자격을 갖춘 초기 투자자가 포함됩니다. 재무부 시행령은 제1235조의 혜택을 보유자의 상속인에게까지 확대 적용합니다. 즉, 특허를 상속받은 사람은 보유자의 지위를 승계하여 제1235조에 따라 매각할 수 있습니다.
이는 아직 수익화되지 않은 특허가 포함된 상속 재산에 있어 매우 중요합니다. 발명가가 특허 라이선스나 매각 전에 사망하더라도, 상속인은 특허 양도 시 여전히 제1235조 혜택을 주장할 수 있습니다. 사망 시 취득가액 상향 조정(basis step-up)도 적용되므로, 상속인은 유리한 세율과 상향 조정된 취득가액 덕분에 매각 시 자본 이득세를 거의 내지 않는 경우가 많습니다.
예외는 발명가의 생전에 증여받은 자산입니다. 증여 수혜자는 발명가의 취득가액을 승계하지만, 별도의 자격을 갖추지 않는 한 제1235조에 따른 "보유자"가 되지는 않습니다. 발명품이 실제 실시(reduction to practice)되기 전에 자녀에게 특허를 증여하는 경우, 자녀가 대가를 지불했다면 제1235조 혜택의 일부를 보존할 수 있을지도 모릅니다. 하지만 순수한 무상 증여는 일반적으로 해당되지 않습니다.
공제를 무산시키는 흔한 실수들
세무 감사나 조세 법원 사건에서 반복적으로 나타나는 몇 가지 오류가 있습니다.
완전하지 않은 독점 라이선스. 특허 소유자가 "독점 라이선스"를 부여하면서 특정 고객 한 곳을 위한 제조권은 유지하는 경우입니다. 이러한 단 하나의 예외만으로도 제1235조 적용은 불가능해집니다. 양도인이 모든 권리를 이전하지 않았기 때문입니다.
사용 분야 제한 거래(Field-of-use deal). 의료 기기 발명가가 정형외과 시장에 대한 권리만 부여하고 심장 관련 용도의 권리는 유지하는 경우입니다. 정형외과가 유일하게 실현 가능한 시장이라 할지라도, 사용 분야 제한은 자본 이득 처리를 무효화합니다.
보유 법인 문제. 발명가가 S 법인(S corporation)을 설립하고 매각 전에 특허를 해당 법인에 양도하는 경우입니다. 이제 특허는 S 법인의 소유가 되지만, S 법인은 개인이 아니므로 법인의 매각에는 제1235조가 적용되지 않습니다. 특허가 개인의 손을 떠나는 순간 발명가의 세제 혜택 기회는 사라진 것입니다.
개량 특허 문제. 발명가가 원천 특허는 매각하되 향후 모든 개량에 대한 권리는 유지하는 경우입니다. 시행령은 개량 사항을 별개로 보기에 가능할 수도 있지만, 이는 개량 사항이 동일 특허군(family)의 파생 청구항이 아니라 진정으로 별개의 발명인 경우에만 해당됩니다.
1099의 함정. 발명가가 로열티로 보고된 1099-MISC를 받고 당황하여 Schedule E에 수입을 보고하는 경우입니다. 이 실수는 일반 소득 처리를 확정 지어 버리며, IRS는 납세자가 스스로 선택한 성격 규명에서 벗어나기 위해 수정 신고하는 것을 좀처럼 허용하지 않습니다.
세무 계획에서 이것이 중요한 이유
대부분의 발명가에게 제1235조는 그들이 활용할 수 있는 가장 큰 세무 계획의 지렛대입니다. 37%에 달하는 일반 소득세(연방세, 주세 및 자영업세 포함)와 20%인 장기 자본 이득세(연방세 및 주세 포함, 자영업세 제외)의 차이는 실효 세율에서 쉽게 25%p까지 벌어질 수 있습니다. 100만 달러 규모의 거래라면 이는 25만 달러의 실제 현금 차이를 의미합니다.
규모가 작은 라이선스 거래도 혜택을 봅니다. 20만 달러의 특허 매각 수입이 있는 중산층 발명가는 거래를 지속적인 라이선스가 아닌 제1235조 매각 방식으로 구조화함으로써 약 4만~5만 달러를 절약할 수 있습니다. 이를 올바르게 처리하는 데 드는 비용은 양도 계약서에 대한 몇 천 달러의 법률 검토 비용뿐입니다.
관건은 제1235조를 사용할지 말지가 아니라, 거의 항상 해당 요건을 충족하도록 거래를 구조화할 수 있느냐입니다. 구매자는 때때로 전체 특허권보다 좁은 범위의 권리만을 원할 수 있으며, 이러한 실제 상업적 선호로 인해 라이선스 구조가 강제될 수도 있습니다. 그런 경우에도 당사자들은 판매자를 위해 해당 청구항(claims)만의 매각이나 분할 특허(divisional patent)의 매각을 협상하여 거래를 제1235조 범위 내로 끌어들일 수 있습니다.
발명가를 위한 세무 계획은 매각 대상이 생기기 훨씬 전부터 시작되는 경우가 많습니다. 법인 형태의 선택, 특허 출원 시기, 초기 투자 구조, 공동 발명자 간의 운영 협약 초안 작성 등 모든 것이 수년 후 구매자가 나타났을 때 제1235조를 활용할 수 있을지에 영향을 미칩니다. 시제품 단계에서 세무 전문가와 상담하는 것이 계약 체결 시점의 실수를 바로잡는 것보다 훨씬 비용이 적게 듭니다.
발명가 소득을 첫날부터 체계적으로 관리하세요
미국 세법 1235조(Section 1235)에 따른 세무 계획은 직접 지출한 연구비, 출원 수수료, 시제품 비용, 부분 양도, 그리고 최종 매각 또는 라이선스 수입에 이르기까지 전체 과정을 문서화할 수 있을 때만 유효합니다. 이러한 비용을 깔끔하고 버전 관리가 가능한 장부에 기록하는 발명가는 취득 가액(basis)을 입증하고, 세무 조사 시 항목의 성격을 소명하며, 거래가 계약서에 명시된 대로 구성되었음을 IRS(국세청)에 증명하기가 훨씬 수월합니다.
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